專利盡職調(diào)查也稱“專利交易的風險調(diào)查”或“專利審慎調(diào)查”?！皩＠灰椎娘L險調(diào)查是指通過收集和分析目標專利的信息，預(yù)測和評價相關(guān)的風險問題以及收益機會，作為調(diào)查方?jīng)Q策參考的依據(jù)。專利交易的風險調(diào)查有助于預(yù)防侵權(quán)爭議、控制合同風險、防止專利欺詐、避免投資浪費、降低交易費用、提高交易質(zhì)量等。” 一個完整的專利審慎調(diào)查包括：專利資產(chǎn)的確認，專利交易的相關(guān)風險與評估，風險規(guī)避，與專利資產(chǎn)相關(guān)的利益協(xié)同，并購后專利資產(chǎn)的有效利用。歸納國內(nèi)外先進經(jīng)驗，通常在如下項目中需要引入專利盡職調(diào)查工作。 一、專利經(jīng)濟價值和排他權(quán)利的盡職調(diào)查 1.包含專利資產(chǎn)的并購項目在包含專利資產(chǎn)的并購項目中，專利資產(chǎn)只是目標企業(yè)資產(chǎn)中的一部分。因此專利資產(chǎn)的確認、并購后專利資產(chǎn)的有效利用是盡調(diào)的主要內(nèi)容，這樣的專利盡職調(diào)查難度不大、門檻不高，并購律師團隊可以提供一站式的綜合服務(wù)。但是，如果目標企業(yè)的固定資產(chǎn)主要是為了實施專利技術(shù)或者專利技術(shù)構(gòu)成目標企業(yè)被并購的主要原因，那么就應(yīng)該選聘專業(yè)的專利律師團隊組織專利盡職調(diào)查。 2.以專利資產(chǎn)出資的項目以專利資產(chǎn)出資的項目，主要是指涉及將發(fā)明專利、實用新型專利和專利申請權(quán)作為無形資產(chǎn)出資的項目。如果需要將無形資產(chǎn)計入注冊資本，專利申請權(quán)可否作為出資客體一直是一個爭議性的問題。因為專利申請權(quán)有可能無法轉(zhuǎn)化為專利權(quán)，即：在專利申請過程中被駁回，專利申請權(quán)無法形成價值，因此專利申請權(quán)在本質(zhì)上是一種“或有”的財產(chǎn)權(quán)利；如果是以發(fā)明專利出資，盡職調(diào)查的重點應(yīng)是發(fā)明專利是否存在被宣告無效的理由；[8]如果是以實用新型專利作為出資，盡職調(diào)查的重點應(yīng)是考察該等實用新型是否做過《專利權(quán)評價報告》，以及該報告是否認定該實用新型專利具有新穎性和創(chuàng)造性。除此之外，以專利權(quán)作為資產(chǎn)出資，還要考察專利資產(chǎn)是否存在被查封、扣押、凍結(jié)或質(zhì)押的情況。 3.以專利資產(chǎn)為交易標的物的項目涉及專利資產(chǎn)交易，交易完成時的狀態(tài)通常是專利權(quán)轉(zhuǎn)讓或是增加專利權(quán)共有人。專利資產(chǎn)交易通常包括三個方面或三個要素，即：出讓方、受讓方和標的物。所以，此類項目中的專利盡職調(diào)查不僅要對專利資產(chǎn)進行調(diào)查（調(diào)查的內(nèi)容同以專利資產(chǎn)出資的項目），還要對出讓方和受讓方的交易資格是否合法進行調(diào)查。除此之外，如果交易雙方或標的物存在跨境或涉外的因素，還要對目標專利是否符合我國技術(shù)進出口管制規(guī)定進行調(diào)查。以專利權(quán)為交易對象的合同，需要經(jīng)過國家知識產(chǎn)權(quán)局批準并登記才能生效。 4.以專利作為權(quán)利質(zhì)押的融資項目以專利作為權(quán)利質(zhì)押的盡職調(diào)查內(nèi)容與專利交易盡職調(diào)查的內(nèi)容基本相同。專利質(zhì)押與專利轉(zhuǎn)讓有一點不同：在以專利作為權(quán)利質(zhì)押的融資項目中，通常要求對被質(zhì)押的專利做資產(chǎn)評估，因此在辦理專利質(zhì)押合同批準登記過程中通常要提交涉及專利權(quán)的資產(chǎn)評估報告。 5.以專利為紐帶的企業(yè)的合作的項目以專利為紐帶的合作的項目通常包括企業(yè)法人之間的聯(lián)營和專利權(quán)的授權(quán)許可。專利授權(quán)許可分又稱為“專利特許”，特許形式包括排他許可、獨占許可和普通許可。專利權(quán)人將專利授權(quán)許可給被許可人使用通常要收取專利特許費。特許費可按年支付固定金額，也可以采取入門費加銷售提成的模式。如果需要采取入門費加銷售提成的模式，專利盡職調(diào)查的內(nèi)容中應(yīng)當包括被許可人的財務(wù)制度和統(tǒng)計制度是否健全、銷售數(shù)量和銷售毛收入是否可以準確計量。 二、技術(shù)自由實施的盡職調(diào)查（FTO） 企業(yè)在自主研制和首次公開銷售新產(chǎn)品前，應(yīng)當做“技術(shù)自由實施的盡職調(diào)查（FTO）”。有的專利權(quán)人因為不熟悉專利法，思想中會存在兩個誤區(qū)：其一，自主研發(fā)的產(chǎn)品不存在抄襲，因此不會侵犯第三人知識產(chǎn)權(quán)；其二，本企業(yè)是光明正大的專利權(quán)人，自己實施自己的專利，不可能侵犯第三人專利權(quán)。如果不改變這兩個錯誤認識，非?？赡軒韲乐睾蠊?“對一項技術(shù)的自由實施（Freedom to Operate或FTO）指的是實施人可在不侵犯他人專利權(quán)的前提下對該技術(shù)自由地進行使用和開發(fā)，并將通過該技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品投入市場。廣義的自由實施（FTO）還包括實施該技術(shù)時不違反其它法律法規(guī)的規(guī)定。而所謂的自由實施（FTO）盡職調(diào)查則是指對實施該技術(shù)是否可能侵犯他人專利權(quán)和違反其他法律法規(guī)的規(guī)定而進行的調(diào)查和研究?！睂＠ūＷo申請在先的發(fā)明創(chuàng)造。實施在后的發(fā)明創(chuàng)造即使是獨立研發(fā)且不存在抄襲的情況也可構(gòu)成侵權(quán)，這是專利法不同于著作權(quán)法的特別之處。由此可見，任何研發(fā)、創(chuàng)新行為，都要事先查新，都應(yīng)有技術(shù)自由實施盡職調(diào)查（FTO）的意識，否則有可能白白浪費研發(fā)經(jīng)費、耽誤寶貴的時間。 “專利法律權(quán)利的自由運作調(diào)查就是確認自由使用目標專利的技術(shù)不侵犯第三方專利權(quán)。專利權(quán)是一種阻止別人使用其專利的權(quán)利，而不是一種自由任意使用的權(quán)利。也就是說，專利權(quán)人擁有某項技術(shù)的專利權(quán)，不代表其能自由地，不受限制地使用該技術(shù)，其技術(shù)仍有可能錄入其他專利的保護范圍?！备鶕?jù)我國專利法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，在專利侵權(quán)訴訟中，被告以實施自己的專利作為抗辯的，人民法院不予支持；換句話說，實施自己的專利也可能侵犯第三方的專利權(quán)。其理由是，己方被授予的專利，可能因為審查員在檢索現(xiàn)有技術(shù)和抵觸申請時沒有查出實質(zhì)相同的在先專利。實質(zhì)相同的在先的專利權(quán)人既有權(quán)以缺少“新穎性和創(chuàng)造性”為理由申請宣告在后專利無效，也可以直接起訴至法院要求在后專利權(quán)人承擔侵權(quán)責任。 新產(chǎn)品的自主研發(fā)前要先做FTO，否則有可能導致研發(fā)成果在重復(fù)別人的專利技術(shù)、新品研制成功也不能上市。反過來說，F(xiàn)TO也會促進研發(fā)，因為第三方的專利文獻和現(xiàn)有技術(shù)，是可資借鑒的重要資源，研發(fā)行為站在巨人的肩膀上，可以取得事半功倍的效果。此外，研發(fā)前做FTO，還可以捕捉到第三方專利布局中的漏洞，做出巧妙的規(guī)避設(shè)計。這樣一來，既可以合法借鑒前人的技術(shù)成果，又可以巧妙地規(guī)避專利權(quán)利要求的保護范圍。不但研發(fā)前要做FTO，在研發(fā)后、新品上市前還要再做一次FTO。其理由是：己方研發(fā)過程可能是秘密的，研發(fā)成果也沒有申請專利；可是在將科技成果轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品需要一個時間周期，在這個過程中可能有第三方在國內(nèi)申請了專利，也可能有第三方在產(chǎn)品的目標市場申請了專利。因此，研發(fā)FTO和新品上市前的FTO都有必要做，而且操作的方法基本相同。此外，關(guān)于新品上市前技術(shù)自由實施盡職調(diào)查（FTO）的范圍，除了整個的產(chǎn)品和方法之外，部件、半成品、外聯(lián)寫作廠商也可能在盡職調(diào)查的范圍內(nèi)。為實施新技術(shù)、制造新產(chǎn)品而購買關(guān)鍵設(shè)備時，也要組織FTO。擁有諸多專利權(quán)的高新技術(shù)企業(yè)在上市前，特別是在創(chuàng)業(yè)板上市前，一定要針對拳頭產(chǎn)品認真作FTO，否則一旦在上市過程中出現(xiàn)權(quán)利侵權(quán)投訴，現(xiàn)做FTO是來不及的，現(xiàn)做的FTO報告的說服力，通常也沒有事前做的報告說服力強。 三、專利侵權(quán)訴訟中的專利盡職調(diào)查 作原告時的盡職調(diào)查：專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)第三人存在侵犯專利權(quán)的行為后，首先要對侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征是否落入了專利權(quán)利要求保護范圍進行調(diào)查；此后要對侵權(quán)行為人是否享有任何侵權(quán)豁免進行調(diào)查；第三要對己方專利的有效性和穩(wěn)定性進行調(diào)查。值得注意的是，如果專利權(quán)人忘記繳納專利年費，專利尚未被宣布為無效，但此時專利權(quán)是不能得到司法保護的；被訴侵權(quán)人也可能提出專利無效抗辯或現(xiàn)有技術(shù)抗辯，被告行使這兩個抗辯權(quán)時會對原告造成風險，因為原告的專利可能被國家專利復(fù)審委員會宣告為無效。 作被告時的盡職調(diào)查：作被告時的盡職調(diào)查與做原告時的盡職調(diào)查方法相同，但是目的正好相反。被告首先要調(diào)查自己的產(chǎn)品是否侵犯了原告的專利權(quán)，以便行使不侵權(quán)抗辯；如果初步判定產(chǎn)品的技術(shù)特征落入了原告專利權(quán)利要求保護的范圍內(nèi)，被告應(yīng)考慮行使專利無效抗辯權(quán)或現(xiàn)有技術(shù)