我國是世界制造大國。據(jù)統(tǒng)計，我國有700多類產(chǎn)品的產(chǎn)量居世界第一位，玩具占全球的70%，鐘表占全球的70%，打火機占世界的70%以上，鞋類產(chǎn)品占全球的50%，DVD碟機一度曾經(jīng)占全球的90%，彩電占全球的45%，家用空調(diào)機的生產(chǎn)占世界的32%，洗衣機占23%，冰箱占19%，紡織品服裝貿(mào)易占全球的24%，自行車出口占世界60％以上，摩托車出口占全球的48％，我國水泥、鋼鐵、建材、造紙等行業(yè)的生產(chǎn)能力居世界第一[1]。10年來，伴隨著我國企業(yè)實力的增強，其對外直接投資從10年前的27億美元增加到2011年的746.5億美元。

我國企業(yè)在實施“走出去”戰(zhàn)略時很可能會遭遇一系列專利風(fēng)險，包括地域性造成的風(fēng)險、海外參展風(fēng)險、以專利構(gòu)筑的非關(guān)稅壁壘、海關(guān)過境查扣的專利風(fēng)險及美國“337條款”造成的專利風(fēng)險。因此，企業(yè)要樹立專利風(fēng)險意識，設(shè)置專利預(yù)警機制，建立專利檢索制度，完善應(yīng)對風(fēng)險措施，并通過自主創(chuàng)新從根本上解決問題。

我國企業(yè)要“走出去”，謀求在海外發(fā)展是一個必然的發(fā)展趨勢。在我國企業(yè)“走出去”的過程中，面臨著各種知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險，特別是專利的風(fēng)險是不可避免的，應(yīng)該引起企業(yè)的重視，對于中小企業(yè)而言更是如此。 

一、企業(yè)“走出去”面臨的專利風(fēng)險我國企業(yè)“走出去”面臨的專利風(fēng)險主要有以下幾方面： 

（一）地域性造成的專利風(fēng)險 

專利如同其他知識產(chǎn)權(quán)一樣具有地域性。國內(nèi)一些企業(yè)的產(chǎn)品在國內(nèi)沒有遇到專利侵權(quán)糾紛，但是一出口到國外就產(chǎn)生專利糾紛，被指控專利侵權(quán)，甚至被查扣、封存、責(zé)令賠償。其根本原因就是由于不了解專利的地域性。各國專利制度存在差異，作為一個外國企業(yè)的智力成果在我國沒有申請專利、取得專利保護，不等于在其他國家也一定沒有申請專利、取得專利保護。特別是對于一些仿制外國的產(chǎn)品，更是如此。有些企業(yè)不知道這一常識，才吃了大虧。 

（二）海外參展的專利風(fēng)險 

國內(nèi)企業(yè)到海外參展是我國企業(yè)走向世界的重要步驟之一，同樣存在專利風(fēng)險，特別是到歐洲去參展，風(fēng)險更大一些。2006年在法國巴黎舉辦的世界制藥原料展覽會上，2007年、2008年在全球最具規(guī)模和影響力的信息及通訊技術(shù)博覽會——德國漢諾威Cebit電子展會上，2008年在國際消費類電子產(chǎn)品大展——德國柏林IFA展會上，我國多家參展企業(yè)被以“可能涉嫌侵犯專利權(quán)”為由多次遭遇主辦國海關(guān)突襲查抄，多款參展產(chǎn)品被沒收，理由是“可能侵犯專利權(quán)”。[2] 

（三）專利構(gòu)筑的非關(guān)稅壁壘風(fēng)險 

以專利構(gòu)筑的非關(guān)稅壁壘往往是與標(biāo)準(zhǔn)捆綁在一起的。現(xiàn)在，我國在一些對技術(shù)含量要求不高的小商品、小家電、玩具、日用百貨品等領(lǐng)域的制造業(yè)中，已經(jīng)具備了相當(dāng)先進的開發(fā)能力和設(shè)計水平，許多產(chǎn)品（例如打火機、服裝、鞋、玩具等）的“來樣加工”，已經(jīng)改為ODM（“定設(shè)計加工”），即直接委托我國的企業(yè)設(shè)計、制造、加工，或者直接從我國企業(yè)已經(jīng)設(shè)計好的產(chǎn)品中選樣，進行定牌加工。以打火機為例，由于我國設(shè)計的打火機五花八門、品種繁多，使人看見以后愛不釋手，以至于使歐盟專門為此制定文件，嚴(yán)格限制打火機的花色品種設(shè)計[3]，且要求必須加裝“兒童安全鎖”。而“兒童安全鎖”的專利技術(shù)大多是屬于歐洲一些公司的。 

從2002年開始，歐盟開始準(zhǔn)備模仿美國制定打火機安裝兒童安全鎖法案（CR法案）。2006年7月，歐盟在官方公報上公布的《要求成員國采取措施以保證在市場上銷售的打火機具備防止兒童開啟裝置并禁止新奇打火機銷售的第2006/502/EC 號歐委會決定》規(guī)定，歐盟市場上的打火機必須加裝防止兒童開啟裝置，禁售新奇打火機。所有外形與其他物品類似，且普遍被認(rèn)為容易吸引兒童或為兒童設(shè)計的打火機應(yīng)當(dāng)被禁止，包括外形上類似卡通人物、玩具和食物等形狀的打火機，也包括可發(fā)出音樂、可閃光或有移動部分的打火機。 

2008年、2009年、2010年、2011年，歐盟持續(xù)延長了這一規(guī)定的執(zhí)行，成為限制我國打火機進入歐洲市場的重要非關(guān)稅壁壘。 

與歐盟打火機的CR法案非常相似的是美國、加拿大的彩電案，在彩電生產(chǎn)、銷售方面提出加裝兒童安全鎖的標(biāo)準(zhǔn)，與其相關(guān)專利相捆綁，用以限制我國彩電產(chǎn)品向美國出口。2007年3月1日，美國開始強制推行ATSC（美國先進電視制式委員會）數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)，對美出口彩電要支付高達(dá)23美元/臺的專利費，包括一些在模擬電視時代就已經(jīng)開始征收的專利費和數(shù)字電視專利費。被ATSC納入數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)的還有湯姆遜公司的多項數(shù)字電視的核心專利技術(shù)，以及湯姆遜已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給日本平板電視廠商的500項專利，還有日本索尼公司的核心專利技術(shù)、日本日立公司相關(guān)的專利、美國Sun公司關(guān)于數(shù)字電視中間件的專利等[4]。類似于美國ATSC標(biāo)準(zhǔn)的歐洲D(zhuǎn)VB-T標(biāo)準(zhǔn)，同樣納入相當(dāng)多的專利，也開始向我國彩電企業(yè)收專利費。 

上述專利費的收取，使我國企業(yè)面臨成本大幅上漲的壓力。據(jù)有關(guān)報道，我國彩電企業(yè)每年支出的專利許可使用費大約在10億美元左右。我國彩電企業(yè)利潤率僅為1.7%。每年只有30億元人民幣（折合不到5億美元）利潤。 

（四）海關(guān)過境查扣的專利風(fēng)險 

近些年來，發(fā)生了多起歐洲國家海關(guān)對過境轉(zhuǎn)運的印度生產(chǎn)的仿制藥進行查扣的案件，值得關(guān)注。印度生產(chǎn)的仿制藥在印度是合法的，在出口目的地的拉丁美洲發(fā)展我國家這些藥品也是合法的，而在過境轉(zhuǎn)運的歐洲國家由于處于專利保護之下，被專利權(quán)人視為“未經(jīng)許可”生產(chǎn)、構(gòu)成侵權(quán)，因而要求海關(guān)進行查扣。歐盟國家海關(guān)的這種保護措施，顯然是超過《TRIPS協(xié)定》基本要求的。在2011年10月通過、尚未生效、充分體現(xiàn)發(fā)達(dá)國家意愿的《反假冒貿(mào)易協(xié)定》（ACTA）已經(jīng)有同樣的規(guī)定。因此，我們的企業(yè)，應(yīng)該充分注意、重視、防范這種由海關(guān)過境查扣引起的專利風(fēng)險。 

（五）“337 條款”造成的專利風(fēng)險 

美國從1972年4月4日發(fā)起第一起“337調(diào)查”開始，對我國大陸地區(qū)“337調(diào)查”始于1986年（有關(guān)我國皮毛和皮大衣），涉案產(chǎn)品涉及的行業(yè)比較集中，主要有電子工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、輕工業(yè)、機械工業(yè)、汽車工業(yè)、皮革工業(yè)。60%以上的案件針對機電產(chǎn)品。美國從1972年～2012年10月31日“337調(diào)查”達(dá)860起，涉及我國大陸企業(yè)達(dá)到153起。2010年，38家被訴至ITC的我國企業(yè)中，有30家選擇了應(yīng)訴。據(jù)統(tǒng)計，從2002年至2012年9月底，我國企業(yè)已遭遇“337調(diào)查”近140起，其中90%涉及專利，我國已連續(xù)10年成為“337調(diào)查”的主要對象。 

二、如何應(yīng)對海外的專利風(fēng)險 

（一）樹立專利風(fēng)險意識 

企業(yè)要想正確應(yīng)對海外的專利風(fēng)險，首先必須樹立專利風(fēng)險意識，應(yīng)該充分重視防范專利風(fēng)險，應(yīng)該充分了解、熟悉海外專利制度和規(guī)則，特別是出口產(chǎn)品的目的地和轉(zhuǎn)運地的專利制度和規(guī)則。如前所述，由于地域性的原因，各國和地區(qū)的專利制度存在差異，無視這種差異，往往會使企業(yè)陷入非常被動的境地。 

除了地域性帶來的專利風(fēng)險以外，還必須重視海外參展的專利風(fēng)險。2009年2月，國家知識產(chǎn)權(quán)局、外交部、工業(yè)和信息化部、司法部、商務(wù)部、工商總局、版權(quán)局、新聞辦、貿(mào)促會9部門聯(lián)合發(fā)出了《關(guān)于加強企業(yè)境外參展知識產(chǎn)權(quán)工作的通知》，就我國企業(yè)到國外參展應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)糾紛提出10點意見[5]。企業(yè)應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹這一通知，積極防范到海外參展的專利風(fēng)險。 

企業(yè)還需要重視外國企業(yè)以專利構(gòu)筑的非關(guān)稅壁壘風(fēng)險。在我國企業(yè)向外出口的產(chǎn)品中，往往會采用一些國際標(biāo)準(zhǔn)、外國標(biāo)準(zhǔn)或外國企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)中往往會包含或者涉及一些外國的專利。如果沒有事先取得這些專利實施的許可，在產(chǎn)品中就采用了相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，不僅會造成專利侵權(quán)的直接后果，而且會成為外國企業(yè)封殺我國產(chǎn)品向國外出口、進入外國市場的充分、合法的依據(jù)。 

企業(yè)也需要充分重視出口產(chǎn)品海關(guān)過境查扣的專利風(fēng)險。過去，我們一些企業(yè)出口產(chǎn)品，往往只注意對該產(chǎn)品進口國知識產(chǎn)權(quán)法律環(huán)境的研究和分析，而忽視了對出口產(chǎn)品過境轉(zhuǎn)運地知識產(chǎn)權(quán)法律環(huán)境的了解，這一漏洞必須補上。 

美國市場是世界上最為重要的國際市場之一，是我國企業(yè)進軍海外的主要目標(biāo)。對于正在開辟和準(zhǔn)備打入美國市場的我國企業(yè)而言，更應(yīng)該重視美國“337條款”形成的專利風(fēng)險，做好相應(yīng)的準(zhǔn)備，這一風(fēng)險是實實在在存在的。 

（二）完善應(yīng)對風(fēng)險措施 

1.設(shè)置專利預(yù)警機制 

企業(yè)要想正確應(yīng)對海外的專利風(fēng)險，應(yīng)該設(shè)置自己的專利預(yù)警機制，爭取做到未雨綢繆、防范在先、有備無患。 

2. 建立專利檢索制度密切結(jié)合本企業(yè)的產(chǎn)品和相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域，建立專利跟蹤、檢索制度，定期進行相關(guān)領(lǐng)域的專利文獻(xiàn)檢索、分析，是企業(yè)設(shè)置自己專利預(yù)警機制的基礎(chǔ)和條件。 

3.充分利用專利制度 

外國企業(yè)利用專利制度制約、限制我國企業(yè)走向海外，我國企業(yè)也應(yīng)該學(xué)會利用專利制度加快走向海外的步伐，天津海鷗集團為我們樹立了榜樣。 

2008年的巴塞爾鐘表展上，海鷗表送展的雙陀飛輪遭遇了一場專利侵權(quán)糾紛，某家瑞士公司指控其關(guān)鍵部件的差動結(jié)構(gòu)抄襲該公司的專利設(shè)計，限時海鷗表方面提供“并非抄襲”的證據(jù)，否則將面臨“當(dāng)即清場、來年不允參展”的懲罰，還會招致訴訟方的索賠。雖經(jīng)有關(guān)方面鑒定表明，海鷗表并沒有侵犯人家的專利[6]，但是這一指控引起海鷗集團的高度警覺，他們立即成立了專門的知識產(chǎn)權(quán)委員會，隨后幾年科技投入占銷售收入的比重都在7.5%以上，并于2009年和2010年分別在瑞士、我國完成“陀飛輪不銹鋼袖扣飾品”專利注冊。截至2011年底，海鷗表的12個系列、3000多個品種、600余個款式，向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請專利461件，擁有知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品達(dá)到80%以上[7]。從2008年起，海鷗手表4年間年年在海外遭到瑞士制表廠商發(fā)起的、圍繞著“海鷗”高端產(chǎn)品“陀飛輪”手表的知識產(chǎn)權(quán)訴訟，海鷗集團已經(jīng)獲得“四連勝”[8]。事實證明，學(xué)會充分利用專利制度，對于企業(yè)走向海外至關(guān)重要。 

4.積極應(yīng)訴專利侵權(quán)指控 

企業(yè)在海外遭到專利侵權(quán)指控應(yīng)該怎樣應(yīng)對？江蘇鹽城捷康公司作出很好的回答——審時度勢，積極應(yīng)對是唯一正確的選擇。 

2007年4月，英國泰萊科技公司和美國泰萊三氯蔗糖公司，向美國國際貿(mào)易委員會提起了針對5項專利的“337調(diào)查”申請，指控我國的3家三氯蔗糖生產(chǎn)企業(yè)和國內(nèi)外貿(mào)易商等25家被告侵權(quán)。這5項專利涉及到50多項權(quán)利要求，核心權(quán)利要求也就是四、五項，再分析，就一項。鹽城捷康公司本是這起調(diào)查的案外人，因為具有自主知識產(chǎn)權(quán)，決定主動申請加入“337調(diào)查”。2009年4月6日，這起侵權(quán)案以中方勝訴落幕。根據(jù)雙方遞交的證據(jù)資料和法庭的答辯，美國國際貿(mào)易委員會作出裁決：捷康公司及我國三家被訴企業(yè)的生產(chǎn)工藝并不侵犯泰萊公司的專利權(quán)。鹽城捷康公司整個應(yīng)訴過程近兩年時間，投入人民幣2000多萬元，由一個名不見經(jīng)傳的新公司一下躍居為全球同行業(yè)第二。捷康公司充分利用“337調(diào)查”的事件，把它作為一個投資，得到了豐厚的回報[9]。 

（三）充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用 

應(yīng)對海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，特別是專利風(fēng)險，往往需要相當(dāng)多的人力、物力，對于一個企業(yè)，特別是中小企業(yè)，往往會感到心有余、力不足。如何解決這一難題，“無汞堿性電池專利案”給我們提供了很好的經(jīng)驗。 

2003年6月，國內(nèi)長虹電池、南孚電池、廣州虎頭電池等8家電池企業(yè)，因涉嫌侵犯美國勁量公司和永備公司的無汞堿性電池專利而遭到“337調(diào)查”。經(jīng)過持續(xù)15個月較量，ITC作出終審裁決，推翻了行政法官做出的初裁，認(rèn)定美國勁量公司關(guān)于無汞堿性電池的專利無效，這是ITC近30年來第二次推翻行政法官的初裁，做出原告專利無效的終裁。我國企業(yè)之所以能夠取得這一案件的完勝，中國電池行業(yè)協(xié)會的介入功不可沒。正是由于電池行業(yè)協(xié)會的介入，充分發(fā)揮了行業(yè)協(xié)會的優(yōu)勢，有效組織了全行業(yè)的人力、物力集體應(yīng)訴，有力保障了應(yīng)訴的成功。 

建議有關(guān)企業(yè)結(jié)合各個行業(yè)的特點，完善應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險的措施。在這一方面，政府應(yīng)該承擔(dān)義不容辭的政策引導(dǎo)責(zé)任，行業(yè)協(xié)會組織應(yīng)該積極作為，具體協(xié)助、組織、支持相關(guān)企業(yè)應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險。 

（四）根本在于自主創(chuàng)新 

企業(yè)應(yīng)對“走出去”面臨的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，特別是專利風(fēng)險，最根本的出路在于自主創(chuàng)新，創(chuàng)造自己的知識產(chǎn)權(quán)，創(chuàng)造自己的專利。這樣，在我們應(yīng)對專利侵權(quán)指控之時，才會更有底氣，才會更有信心，才會有通過談判謀求和解的實力和條件。在這一方面，“復(fù)合木地板案”給我們提供了重要的啟示。 

2005年7月1日，總部位于歐洲的Unilin國際集團公司下屬的兩家企業(yè)指控32家國內(nèi)外企業(yè)的地板鎖扣產(chǎn)品構(gòu)成專利侵權(quán)，其中有17家我國企業(yè)，告至美國國際貿(mào)易委員會。2005年7月29日，美國國際貿(mào)易委員會投票決定對原產(chǎn)于我國的復(fù)合木地板進行“337調(diào)查”。這一訴訟波及我國近5000家復(fù)合木地板企業(yè)，所涉產(chǎn)品出口量達(dá)1.75億美元。2007年1月24日，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）公布了有關(guān)強化木地板“337調(diào)查”最終裁決的公開文本，裁決深圳燕加隆公司發(fā)明設(shè)計的“一拍即合鎖扣地板”產(chǎn)品沒有侵犯申訴方美國Unilin國際集團的任何訴爭專利。這一結(jié)果意味著該公司成為我國12家應(yīng)訴企業(yè)中唯一獲得最終裁決勝訴的企業(yè)。深圳燕加隆公司之所以能夠在這一案件中異軍突起，殺出重圍，成為唯一的幸存者，是與其通過創(chuàng)新取得的“一拍即合鎖扣地板”專利密不可分的。這一案例再次告訴我們，創(chuàng)新是我國企業(yè)有效應(yīng)對專利風(fēng)險的根本對策。 

在我國企業(yè)“走出去”的過程中，面臨的各種知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，特別是專利的風(fēng)險將會長期存在，對此我們應(yīng)該有清醒的認(rèn)識和充分的準(zhǔn)備。對于企業(yè)“走出去”的專利風(fēng)險，如同其他困難一樣，我們應(yīng)該做到，一是不怕，二是認(rèn)真對待。只要能夠認(rèn)真對待，防范在先，就有可能將風(fēng)險轉(zhuǎn)化為機遇，將壞事變成好事，反而能促使我國企業(yè)早日學(xué)會運用專利制度，積極參與國際市場的競爭。 

【注釋】 
[1]李順德：《大力實施商標(biāo)戰(zhàn)略 促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變》，載《中華商標(biāo)》2010年第9期。 
[2]參見李立：《境外參展頻遇知識產(chǎn)權(quán)摩擦內(nèi)資企業(yè)呼吁政府加強指導(dǎo)》，載《法制日報》2010年7月15日，又見林秀敏：《企業(yè)境外參展遭遇知識產(chǎn)權(quán)“攔路虎”》，載《經(jīng)濟參考報》 2009年8月31日。 
[3]李順德：《大力實施商標(biāo)戰(zhàn)略 促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變》，載《中華商標(biāo)》2010年第9期。 
[4]參見郎朗：《ATSC專利清單獨家曝光》，載《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》2006年12月27日；《我國彩電出口專利費再加碼》，載《中國貿(mào)易報》 2006年12月28日；《專利費陡增 彩電出口門檻再升》，載《經(jīng)濟日報》2006年12月27日。 
[5]參見2009年2月10日，國家知識產(chǎn)權(quán)局、外交部、工業(yè)和信息化部、司法部、商務(wù)部、工商總局、版權(quán)局、新聞辦、貿(mào)促會九部門聯(lián)合發(fā)出的《關(guān)于加強企業(yè)境外參展知識產(chǎn)權(quán)工作的通知》。 
[6]于清：《創(chuàng)下多個中國第一 海鷗表真的紅了》，載《都市快報》2011年9月9日。 
[7]陳璠：《“海鷗”四年四連勝 為何底氣十足？》，載《天津日報》2012年3月23日。 
[8]同注釋[7]。 
[9]魯周煌：《鹽城捷康：實踐中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)策略》，載《中國知識產(chǎn)權(quán)》2010年第1期。

版權(quán)聲明

來源： 原文轉(zhuǎn)載《知識產(chǎn)權(quán)》2013年第1期

作者：李順德，中國社會科學(xué)院法學(xué)研究所教授、博士生導(dǎo)師。 中國知識產(chǎn)權(quán)研究會副理事長

文中部分圖片來源網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)屬于原作者，文章僅代表作者觀點，不代表本公司立場。如來源標(biāo)注有誤請告知，我們會及時予以更正/刪除。感恩！