摘要：專利法制中，重復(fù)授權(quán)將導(dǎo)致不合理地提高實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造的成本，妨礙被授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)施應(yīng)用，不符合專利法的立法宗旨。因此，需要通過(guò)抵觸申請(qǐng)判斷等手段，減少專利出現(xiàn)重復(fù)授權(quán)的現(xiàn)象。抵觸申請(qǐng)判斷適用于相同申請(qǐng)類型的發(fā)明創(chuàng)造之間進(jìn)行比對(duì)判斷，但是三種專利申請(qǐng)類型之間是否能夠互為抵觸申請(qǐng)目前并沒(méi)有定論。

本文主要通過(guò)對(duì)多用籃筐案例的審查意見(jiàn)內(nèi)容及答復(fù)經(jīng)過(guò)進(jìn)行闡述和分析，以判斷本案中外觀專利申請(qǐng)和實(shí)用新型申請(qǐng)是否互為抵觸申請(qǐng)為例進(jìn)行討論，并結(jié)合專利法第二條、第二十二條和第五十九條得出本案中外觀專利申請(qǐng)與實(shí)用新型不互為抵觸申請(qǐng)，并對(duì)其原因進(jìn)行了闡述。同時(shí)，筆者深入思考，認(rèn)為外觀專利申請(qǐng)與實(shí)用新型和發(fā)明存在互為抵觸申請(qǐng)的可能，將會(huì)導(dǎo)致重復(fù)授權(quán)，建議審查專利申請(qǐng)之間是否為抵觸申請(qǐng)時(shí)應(yīng)結(jié)合專利保護(hù)內(nèi)容進(jìn)行全面判斷，同時(shí)期待相關(guān)法能夠完善對(duì)抵觸申請(qǐng)的判斷。

關(guān)鍵詞：重復(fù)授權(quán) 抵觸申請(qǐng) 外觀專利申請(qǐng)

一、引言

專利權(quán)是行政授予的一種獨(dú)占權(quán)，任何單位和個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可均不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的的實(shí)施享有專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造。如果對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造向不同的單位或者個(gè)人重復(fù)授予專利權(quán)，會(huì)在不同專利權(quán)人之間產(chǎn)生權(quán)利沖突，并且會(huì)致使第三人實(shí)施該專利需要同時(shí)獲得所有專利權(quán)人的許可，導(dǎo)致不合理地提高實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造的成本，妨礙被授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)施應(yīng)用，不符合專利法的立法宗旨。因此，各國(guó)中專利法中均體現(xiàn)有禁止重復(fù)授權(quán)的原則，中國(guó)專利法第9條也相應(yīng)地設(shè)置有避免重復(fù)授權(quán)的條款。

在采用先申請(qǐng)制的專利制度中，還普遍設(shè)置有抵觸申請(qǐng)制度，其主要作用也是防止對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造重復(fù)授予專利權(quán)。 然而，在具體專利實(shí)務(wù)中，發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)三種專利申請(qǐng)類型之間是否可以互為抵觸申請(qǐng)，一直是業(yè)界爭(zhēng)論的問(wèn)題。下面筆者結(jié)合專利代理實(shí)務(wù)中遇到的案例，對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行探討。

二、案例簡(jiǎn)介

申請(qǐng)?zhí)枮?01420179866.9、申請(qǐng)日為2014年4月14日、名稱為“多用籮筐”的實(shí)用新型專利申請(qǐng)，本申請(qǐng)共7項(xiàng)權(quán)利要求，其中，權(quán)利要求1為：一種多用籮筐，其特征在于，包括：筐體，所述筐體的四周及底部密閉，頂部設(shè)置有開(kāi)口端；手柄，所述手柄的兩端分別與所述筐體的相對(duì)的兩側(cè)連接。

說(shuō)明書(shū)部分附圖如下：

多用籮筐主視圖                                多用籮筐側(cè)視圖

申請(qǐng)人在2014年8月15日收到審查員下發(fā)的第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)。審查意見(jiàn)主要內(nèi)容為：權(quán)利要求1要求保護(hù)一種多用籮筐，對(duì)比文件1（公告號(hào)：CN302880440S）的申請(qǐng)日為2014年3月21日，在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前，公告日為2014年7月16日，在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之后，且其是向中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交的專利；對(duì)比文件1公開(kāi)了一種籮筐，公開(kāi)了權(quán)利要求1的全部技術(shù)特征，本申請(qǐng)權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案與對(duì)比文件1所公開(kāi)的技術(shù)方案相同，并屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，能解決相同的技術(shù)問(wèn)題，產(chǎn)生相同的技術(shù)效果。因此，對(duì)比文件1構(gòu)成了本申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)，權(quán)利要求1明顯不具備專利法第22條第2款規(guī)定的新穎性。

從屬權(quán)利要求2-7的附加技術(shù)特征已被對(duì)比文件1所公開(kāi)，因此，在其引用的權(quán)利要求明顯不具備新穎性的情況下，該從屬權(quán)利要求也明顯不具備專利法第22條第2款規(guī)定的新穎性。

對(duì)比文件1是一件向中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交的外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)，該外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的名稱為“籮筐”，其中主要視圖如下：

主視圖                                                        右視圖

三、案例分析及意見(jiàn)陳述

審查員檢索到的對(duì)比文件1是向中國(guó)專利局提出專利申請(qǐng)并授權(quán)的外觀設(shè)計(jì)專利，申請(qǐng)日在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日前，授權(quán)公告日（公開(kāi)日）在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之后，對(duì)比文件1中的照片記載了籮筐的形狀和圖案設(shè)計(jì)要素。

代理人收到該審查意見(jiàn)后，對(duì)該案件進(jìn)行了詳細(xì)分析并結(jié)合專利法和審查指南的相關(guān)規(guī)定，站在申請(qǐng)人利益角度，最終確定以外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)不能作為實(shí)用新型專利申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)的答復(fù)思路，具體答復(fù)要點(diǎn)如下：

專利法第22條第2款規(guī)定：新穎性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒(méi)有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請(qǐng)日以前向國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)提出過(guò)申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日以后公布的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利文件中。

從專利法第22條第2款對(duì)新穎性的規(guī)定可以確定，實(shí)用新型申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)的對(duì)象是：同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦停庥^設(shè)計(jì)不能作為實(shí)用新型專利申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)來(lái)評(píng)價(jià)該實(shí)用新型專利申請(qǐng)的新穎性。并且，專利法第23條第1款中規(guī)定：授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì)；也沒(méi)有任何單位或者個(gè)人就同樣的外觀設(shè)計(jì)在申請(qǐng)日以前向國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)提出過(guò)申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日以后公告的專利文件中?？梢?jiàn)，專利法第23條第1款評(píng)價(jià)外觀設(shè)計(jì)與現(xiàn)有設(shè)計(jì)或抵觸申請(qǐng)是否相同或?qū)嵸|(zhì)相同時(shí)，引入了外觀設(shè)計(jì)的抵觸申請(qǐng)，并且明確規(guī)定，外觀設(shè)計(jì)的抵觸申請(qǐng)的對(duì)象是：同樣的外觀設(shè)計(jì)，發(fā)明和實(shí)用新型不能作為外觀設(shè)計(jì)的抵觸申請(qǐng)。

基于現(xiàn)行專利法的規(guī)定，發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)的抵觸申請(qǐng)只能是發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)只能是外觀設(shè)計(jì)，因此，將外觀設(shè)計(jì)作為實(shí)用新型申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)，不符合專利法第22條第2款的規(guī)定。

其次，專利法第22條第2款中設(shè)置抵觸申請(qǐng)是為了避免重復(fù)授權(quán)。申請(qǐng)人認(rèn)為，外觀設(shè)計(jì)與實(shí)用新型專利是兩種完全不同的專利權(quán)，不存在重復(fù)授權(quán)的問(wèn)題。具體論述如下：

專利法第2條規(guī)定：發(fā)明，是指對(duì)產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。實(shí)用新型，是指對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。外觀設(shè)計(jì)，是指對(duì)產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。

由上述規(guī)定可知，實(shí)用新型的保護(hù)客體為新的技術(shù)方案，而外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)客體是富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)，并不是新的技術(shù)方案，因此實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)客體不同；并且根據(jù)專利法第59條規(guī)定，實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以權(quán)利要求書(shū)的內(nèi)容為準(zhǔn)，并且，判斷實(shí)用新型的保護(hù)范圍的主體是本領(lǐng)域技術(shù)人員，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)為準(zhǔn)，并且判斷外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍的主體的一般消費(fèi)者。

綜上，實(shí)用新型與外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)客體不同，兩者的保護(hù)范圍具有明顯區(qū)別，并且判斷實(shí)用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)范圍的主體也完全不同，實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)相互之間不存在相互抵觸的情形，也不存在重復(fù)授權(quán)的可能。

上述審查意見(jiàn)答復(fù)文件遞交后，審查員向申請(qǐng)人下發(fā)了授權(quán)通知書(shū)，該實(shí)用新型專利申請(qǐng)最終被授予了專利權(quán)。

四、由該案例引發(fā)筆者的思考

顯然，代理人依據(jù)現(xiàn)行專利法的規(guī)定，對(duì)上述案例進(jìn)行了有理有據(jù)的爭(zhēng)辯，使得該實(shí)用新型申請(qǐng)被授予了專利權(quán)，也就是說(shuō)，該案被授權(quán)符合現(xiàn)行專利法對(duì)抵觸申請(qǐng)的相關(guān)規(guī)定，審查員接受了代理人基于相關(guān)法律規(guī)定的爭(zhēng)辯，授權(quán)行為也是合法的，但是，該案例引發(fā)了筆者的進(jìn)一步的思考。

審查指南中規(guī)定，抵觸申請(qǐng)采用全文比較，即對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型而言，將在后申請(qǐng)的權(quán)利要求書(shū)請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案與在先申請(qǐng)中的權(quán)利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)記載的所有技術(shù)方案對(duì)比。對(duì)于外觀設(shè)計(jì)而言，是將在后申請(qǐng)中要求保護(hù)的外觀設(shè)計(jì)與在先申請(qǐng)的全部設(shè)計(jì)方案進(jìn)行對(duì)比。抵觸申請(qǐng)的上述判斷方式，主要目的是防止重復(fù)授權(quán)，雖然專利法第9條設(shè)置了禁止重復(fù)授權(quán)的規(guī)定，但是，專利法第9條適用原則是將兩項(xiàng)專利申請(qǐng)的權(quán)利要求進(jìn)行比對(duì)，只有記載在在先申請(qǐng)權(quán)利要求書(shū)中的技術(shù)方案才能防止在后申請(qǐng)人取得同樣的專利權(quán)，而記載在在先申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)及附圖中的技術(shù)方案，不能限制在后申請(qǐng)人取得專利權(quán)，并且，如果在后申請(qǐng)人取得專利權(quán)，還會(huì)阻礙在先申請(qǐng)人實(shí)施其取得的專利權(quán)。

從專利法第2條規(guī)定的發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)客體來(lái)看，以及從專利法第59條規(guī)定的發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍以及判斷主體來(lái)看，雖然發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)三種專利類型的保護(hù)客體和保護(hù)范圍整體上明顯不同，但是，發(fā)明和實(shí)用新型專利顯然保護(hù)產(chǎn)品的形狀這一客體，同樣外觀設(shè)計(jì)專利也保護(hù)產(chǎn)品的形狀這一客體，可見(jiàn)，三種專利均保護(hù)產(chǎn)品的形狀，保護(hù)客體存在部分重疊。也就是說(shuō)，發(fā)明和實(shí)用新型專利保護(hù)的技術(shù)方案中的產(chǎn)品的形狀可以作為外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)客體，外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)的新設(shè)計(jì)中的產(chǎn)品的形狀也可以作為發(fā)明實(shí)用新型專利的保護(hù)客體。因此，對(duì)于有形的產(chǎn)品而言，申請(qǐng)人可以選擇發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)任意一種專利類型進(jìn)行保護(hù)，換句話說(shuō)，作為產(chǎn)品的形狀技術(shù)特征或者設(shè)計(jì)特征既可以被記載于發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷纳暾?qǐng)文件中，也可以被記載于外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)的圖片或照片中。

回到本案中，本案中的實(shí)用新型專利申請(qǐng)的權(quán)利要求1要求保護(hù)一種多用籮筐，包括：筐體，所述筐體的四周及底部密閉，頂部設(shè)置有開(kāi)口端；手柄，所述手柄的兩端分別與所述筐體的相對(duì)的兩側(cè)連接。

而對(duì)比文件1的照片中也記載了籮筐的形狀設(shè)計(jì)要素，同樣也包括筐體和手柄，筐體的四周及底部密閉，頂部設(shè)置有開(kāi)口段，手柄的兩端分別與筐體的相對(duì)的兩側(cè)連接。根據(jù)前述分析可知，雖然對(duì)比文件1是外觀設(shè)計(jì)專利，但是該外觀設(shè)計(jì)專利中的形狀設(shè)計(jì)要素所記載的籮筐的形狀特征與本實(shí)用新型權(quán)利要求所要求保護(hù)的籮筐的技術(shù)方案完全相同。

由于現(xiàn)行專利法的規(guī)定，外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)不能作為發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)的抵觸申請(qǐng)，發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)也不能作為外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)，從而使得本案與對(duì)比文件1中記載了同樣的形狀的籮筐的實(shí)用新型專利申請(qǐng)與外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)都被授予了專利權(quán)。

但是，專利法第11條的規(guī)定：發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人的許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品…。外觀設(shè)計(jì)專利被授權(quán)后，任何單位或個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品。

本案中，在先的外觀設(shè)計(jì)專利和在后的實(shí)用新型專利的專利權(quán)人是同一人，雖然不會(huì)影響專利權(quán)人正常實(shí)施其專利，但是，如果第三人想要實(shí)施該專利必須要與專利權(quán)人訂立兩份不同的專利實(shí)施許可合同，才能在法律意義上完全避免侵犯專利權(quán)人的專利權(quán)。

如果在先的外觀設(shè)計(jì)專利和在后的實(shí)用新型專利的專利權(quán)人是不同的單位或個(gè)人，將會(huì)造成在先的外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)?jiān)讷@得專利權(quán)以后，外觀設(shè)計(jì)專利的專利權(quán)人對(duì)該專利權(quán)的實(shí)施會(huì)受到其在后申請(qǐng)實(shí)用新型專利權(quán)的制約，這種情況明顯違背的先申請(qǐng)制度的原則，沒(méi)有充分保護(hù)在先申請(qǐng)人的利益。

筆者認(rèn)為，出現(xiàn)上述問(wèn)題的主要原因還是現(xiàn)行專利法在抵觸申請(qǐng)的立法上存在疏漏，導(dǎo)致在專利授權(quán)和確權(quán)的過(guò)程中，發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)不能作為外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)，外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)不能作為發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)的抵觸申請(qǐng)，不能完全實(shí)現(xiàn)防止同一發(fā)明創(chuàng)造同時(shí)存在兩項(xiàng)專利權(quán)。

五、筆者的建議

為了更好地保護(hù)在先申請(qǐng)人和社會(huì)公眾的利益，在判斷抵觸申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)該具體考慮發(fā)明或?qū)嵱眯滦团c外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)中所包含的技術(shù)方案和設(shè)計(jì)要素是否可以互相抵觸，如果發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜕暾?qǐng)記載的產(chǎn)品的形狀特征，與外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)記載的產(chǎn)品的形狀設(shè)計(jì)特征相同，就可以將在先申請(qǐng)的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜕暾?qǐng)作為在后申請(qǐng)的外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)，同樣，也可以將在先申請(qǐng)的外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)作為在后申請(qǐng)的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜕暾?qǐng)的抵觸申請(qǐng)。

另外，為了在專利實(shí)務(wù)中更好地操作，可以對(duì)專利法及審查指南做適當(dāng)?shù)男薷模栽跇I(yè)界形成統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)。

由于筆者水平有限，以上觀點(diǎn)和建議難免有不當(dāng)之處，希望能與業(yè)界相關(guān)人士進(jìn)一步交流探討。

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