面對(duì)專(zhuān)利侵權(quán)訴訟，企業(yè)需知的常識(shí)

快幫云知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司  李斐聰

一、寧波長(zhǎng)陽(yáng)應(yīng)對(duì)日本東麗提起的專(zhuān)利訴訟

2017年5月25日，圍繞液晶電視反射板用聚酯薄膜相關(guān)技術(shù)，日本材料企業(yè)東麗向深圳市中級(jí)人民法院對(duì)中國(guó)寧波長(zhǎng)陽(yáng)科技股份有限公司提起訴訟①。

東麗認(rèn)為，長(zhǎng)陽(yáng)科技侵犯了其“CN201180005983.2號(hào) 側(cè)光型背光源用白色反射膜和使用該白色反射膜的背光源”專(zhuān)利③，要求長(zhǎng)陽(yáng)科技停止制造和銷(xiāo)售相關(guān)產(chǎn)品并賠償1億日元（約合人民幣615.56萬(wàn)元）。

東麗表示，最初，東麗認(rèn)為受損金額為6000萬(wàn)日元左右，但隨著長(zhǎng)陽(yáng)科技銷(xiāo)售的擴(kuò)大，東麗認(rèn)為損失擴(kuò)大至1億日元。

對(duì)此，長(zhǎng)陽(yáng)科技在2017年5月31日夜間發(fā)布了澄清公告②，表示截至公告日尚未收到深圳市中級(jí)人民法院簽發(fā)的傳票或其他書(shū)面文件，也未收到東麗方面的任何口頭或書(shū)面主張。

長(zhǎng)陽(yáng)科技在公告中進(jìn)一步表示：針對(duì)東麗官網(wǎng)提及的問(wèn)題，公司組織相關(guān)人員仔細(xì)研究了自己的專(zhuān)利、非專(zhuān)利技術(shù)組合及產(chǎn)品情況。基于現(xiàn)有的資料和數(shù)據(jù)，公司認(rèn)為公司生產(chǎn)的產(chǎn)品全部基于公司自身已經(jīng)申請(qǐng)的發(fā)明專(zhuān)利及相關(guān)非專(zhuān)利技術(shù)組合。公司產(chǎn)品均系自主研發(fā)生產(chǎn)，不存在專(zhuān)利侵權(quán)行為。公司后續(xù)將及時(shí)披露事件的進(jìn)展情況。一旦公司收到法院傳票，將委托知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師積極應(yīng)訴，維護(hù)公司合法權(quán)益。同時(shí)公司保留就上述不實(shí)報(bào)道追究相關(guān)責(zé)任人法律責(zé)任的權(quán)利。

二、寧波長(zhǎng)陽(yáng)的公告缺乏專(zhuān)利常識(shí)

筆者認(rèn)為，長(zhǎng)陽(yáng)的公告是缺乏專(zhuān)利常識(shí)的回應(yīng)。

長(zhǎng)陽(yáng)雖然在公告中表示積極應(yīng)訴，但是對(duì)于東麗提出的侵權(quán)控訴，沒(méi)有任何實(shí)質(zhì)性的回?fù)簦炊┞冻鲩L(zhǎng)陽(yáng)對(duì)專(zhuān)利常識(shí)的缺乏。

原因在于：長(zhǎng)陽(yáng)的公告中提到的不侵犯東麗的專(zhuān)利侵權(quán)的理由，對(duì)判斷是否侵犯專(zhuān)利權(quán)沒(méi)有直接關(guān)系，即使這些理由成立也不能證明長(zhǎng)陽(yáng)不侵犯東麗的專(zhuān)利權(quán)。

具體理由如下：長(zhǎng)陽(yáng)基于“公司生產(chǎn)的產(chǎn)品全部基于公司自身已經(jīng)申請(qǐng)的發(fā)明專(zhuān)利以及相關(guān)非專(zhuān)利技術(shù)組合，以及公司產(chǎn)品均系自主研發(fā)生產(chǎn)”，從專(zhuān)利法上講，是得不出“不存在專(zhuān)利侵權(quán)行為”的結(jié)論。

也就是說(shuō)，即使長(zhǎng)陽(yáng)生產(chǎn)的產(chǎn)品全部基于公司自身已經(jīng)申請(qǐng)的發(fā)明專(zhuān)利以及相關(guān)非專(zhuān)利技術(shù)組合，以及公司產(chǎn)品均系自主研發(fā)生產(chǎn)，也不能證明長(zhǎng)陽(yáng)不存在專(zhuān)利侵權(quán)行為。

是否存在專(zhuān)利侵權(quán)行為，主要看長(zhǎng)陽(yáng)生產(chǎn)的產(chǎn)品是否落入東麗的專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍。下面具體介紹專(zhuān)利權(quán)侵權(quán)的判定方式。

三、專(zhuān)利權(quán)侵權(quán)判定方式

專(zhuān)利權(quán)侵權(quán)判定的基本原則：全面覆蓋原則

也就是說(shuō)，被控侵權(quán)的產(chǎn)品必須包含專(zhuān)利權(quán)利要求中記載的全部技術(shù)特征，則落入專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍，侵犯該專(zhuān)利權(quán)。如果被控侵權(quán)的產(chǎn)品未包含專(zhuān)利權(quán)利要求中記載的全部技術(shù)特征，則未落入專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍，不侵犯該專(zhuān)利權(quán)。

此外，對(duì)于專(zhuān)利權(quán)人僅在申請(qǐng)文件的說(shuō)明書(shū)中記載而未在權(quán)利要求書(shū)中記載的技術(shù)方案，視為專(zhuān)利權(quán)人已將該技術(shù)方案捐獻(xiàn)給社會(huì)，不屬于其專(zhuān)利權(quán)要求保護(hù)的范圍，不得在專(zhuān)利侵權(quán)訴訟中主張上述已捐獻(xiàn)的內(nèi)容屬于專(zhuān)利保護(hù)范圍。因此，如果長(zhǎng)陽(yáng)運(yùn)用的技術(shù)僅記載在東麗的專(zhuān)利申請(qǐng)文件的說(shuō)明書(shū)中，而未記載在權(quán)利要求書(shū)中，則長(zhǎng)陽(yáng)的行為不被視為侵犯對(duì)方專(zhuān)利權(quán)。

東麗的專(zhuān)利“CN201180005983.2號(hào) 側(cè)光型背光源用白色反射膜和使用該白色反射膜的背光源”要求保護(hù)的對(duì)象如下：

一種側(cè)光型背光源用白色反射膜，滿足下述(i)～(iii)：

(i)剛性度為2～10mN?m；

(ii)在至少一側(cè)的面(A)上形成凸部，所述凸部的最大高度為15～60μm；

(iii)與所述面(A)為相反側(cè)的面(B)的一側(cè)的緩沖率為12％以上。

如果長(zhǎng)陽(yáng)存在侵犯東麗上述專(zhuān)利權(quán)，則長(zhǎng)陽(yáng)必須同時(shí)存在以下行為：

1.未經(jīng)東麗許可，生產(chǎn)了一種白色反射膜；

2.該白色反射膜用于側(cè)光型背光源中；

3.該白色反射膜剛性度為2～10mN?m；

4.該白色反射膜中，至少一側(cè)的面(A)上形成凸部，所述凸部的最大高度為 15～60μm；

5.該白色反射膜中，與所述面(A)為相反側(cè)的面(B)的一側(cè)的緩沖率為12％ 以上。

如果長(zhǎng)陽(yáng)沒(méi)有同時(shí)完全滿足上述條件1至5，則長(zhǎng)陽(yáng)不侵犯東麗的該專(zhuān)利權(quán)。

例如：如果長(zhǎng)陽(yáng)生產(chǎn)的白色反射膜不是用在側(cè)光型背光源中，而是用在直下式背光源中，即使長(zhǎng)陽(yáng)同時(shí)存在其他4項(xiàng)行為，長(zhǎng)陽(yáng)的行為也可能不構(gòu)成對(duì)東麗該專(zhuān)利權(quán)的侵犯。

但是，如果本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員能夠清楚、容易地判斷出將上述白色反射膜運(yùn)用到直下式背光源中，相比將上述白色反射膜運(yùn)用到側(cè)光型背光源中，能夠解決同樣的技術(shù)問(wèn)題、得到同樣的技術(shù)效果，法院也可能根據(jù)等同原則，將上述白色反射膜運(yùn)用到直下式背光源的行為視為等同侵犯東麗上述專(zhuān)利權(quán)。

相反，如果東麗在專(zhuān)利申請(qǐng)或維持專(zhuān)利權(quán)有效過(guò)程中明確表示上述白色反射膜只運(yùn)用于側(cè)光型背光源中才能解決其要解決的問(wèn)題，根據(jù)禁止反悔原則，那么將上述白色反射膜運(yùn)用到直下式背光源的行為則不構(gòu)成對(duì)東麗該專(zhuān)利權(quán)的侵犯。

此外，如果長(zhǎng)陽(yáng)生產(chǎn)的白色反射膜，其參數(shù)不滿足“剛性度為2～10mN?m”、“面(A)上凸部的最大高度為 15～60μm”以及“面(B) 的一側(cè)的緩沖率為12％ 以上”中任一條件，長(zhǎng)陽(yáng)的行為也可能不構(gòu)成對(duì)東麗該專(zhuān)利權(quán)的侵犯。

四、反擊侵權(quán)訴訟的其他手段

長(zhǎng)陽(yáng)如果經(jīng)過(guò)上述分析之后，發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品不侵犯東麗的該專(zhuān)利權(quán)，即使東麗訴至法院，長(zhǎng)陽(yáng)也有較大勝算，相反，如果長(zhǎng)陽(yáng)發(fā)現(xiàn)勝算不大，還可以采用其他反擊手段：

1.請(qǐng)求宣告對(duì)方專(zhuān)利無(wú)效 

如果公司產(chǎn)品包含了對(duì)方專(zhuān)利的所有技術(shù)特征，公司要進(jìn)一步判斷自身使用的技術(shù)是否屬于對(duì)方專(zhuān)利申請(qǐng)日之前的公知技術(shù)，如果是，公司可以在法院指定的答辯期內(nèi)和舉證期內(nèi)向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)提出“無(wú)效宣告請(qǐng)求”，使對(duì)方專(zhuān)利被宣布無(wú)效，如果成功，對(duì)方的專(zhuān)利權(quán)則自始無(wú)效，公司自然不存在侵犯對(duì)方專(zhuān)利權(quán)的行為。

如果在請(qǐng)求宣告對(duì)方專(zhuān)利無(wú)效的過(guò)程中，不能夠?qū)?duì)方的專(zhuān)利全部無(wú)效，只能夠?qū)?duì)方專(zhuān)利部分無(wú)效，那么，將對(duì)方專(zhuān)利的保護(hù)范圍限縮至不影響公司產(chǎn)品實(shí)施的范圍，這樣，公司也不存在侵犯對(duì)方專(zhuān)利權(quán)的行為。

2.現(xiàn)有技術(shù)抗辯

如果公司能夠確定自身使用的技術(shù)是對(duì)方專(zhuān)利申請(qǐng)日之前的現(xiàn)有技術(shù)，公司可以在法院上直接爭(zhēng)辯或證明自身使用的技術(shù)是現(xiàn)有技術(shù)，不構(gòu)成侵犯對(duì)方專(zhuān)利權(quán)的行為。

3.主張先用權(quán)

如果企業(yè)在對(duì)方專(zhuān)利申請(qǐng)日前已進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性的專(zhuān)項(xiàng)投資，并且完成了必要的技術(shù)準(zhǔn)備，可以在原有范圍內(nèi)繼續(xù)實(shí)施該技術(shù)，在原有范圍內(nèi)繼續(xù)實(shí)施該技術(shù)不視為侵犯對(duì)方專(zhuān)利權(quán)。在長(zhǎng)陽(yáng)與東麗的案例中，東麗認(rèn)為，隨著長(zhǎng)陽(yáng)科技銷(xiāo)售的擴(kuò)大，東麗的損失擴(kuò)大至1億日元，對(duì)此，長(zhǎng)陽(yáng)需要舉證證明自身擴(kuò)大銷(xiāo)售是在對(duì)方專(zhuān)利申請(qǐng)日前已完成了必要的技術(shù)準(zhǔn)備，這樣，擴(kuò)大銷(xiāo)售的行為才不被視為侵犯對(duì)方專(zhuān)利權(quán)。

五、總結(jié)

長(zhǎng)陽(yáng)科技在茁壯發(fā)展的過(guò)程中，市場(chǎng)份額、經(jīng)濟(jì)效益不斷提升，東麗對(duì)其索要的賠償金額從6000萬(wàn)日元擴(kuò)大至1億日元，不管是長(zhǎng)陽(yáng)是否真正侵犯東麗的專(zhuān)利權(quán)，還是東麗借侵權(quán)訴訟壓制長(zhǎng)陽(yáng)的發(fā)展。中國(guó)公司都應(yīng)該發(fā)展自己的專(zhuān)利實(shí)力，來(lái)反擊外國(guó)公司的專(zhuān)利打壓，更不要淪為外國(guó)公司“養(yǎng)肥了再宰”的對(duì)象。

如今，正處于知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，專(zhuān)利侵權(quán)訴訟正成為企業(yè)遇到的普遍、不可回避，甚至迫在眉睫的問(wèn)題。如何應(yīng)對(duì)專(zhuān)利侵權(quán)訴訟，各個(gè)企業(yè)都應(yīng)該知悉基本專(zhuān)利常識(shí)，或者委托專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)利代理機(jī)構(gòu)為其保駕護(hù)航、維護(hù)其經(jīng)濟(jì)利益。

附錄：

1. 東麗公告：《關(guān)于對(duì)寧波長(zhǎng)陽(yáng)科技公司提起專(zhuān)利侵權(quán)訴訟的情況介紹LCD背光源反射板用聚酯薄膜技術(shù)的專(zhuān)利侵權(quán)》，2017年5月29日，網(wǎng)址鏈接：http://www.toray.cn/news/detail.html?key=9F133C6CFE8F596A4925812C00275377。

2. 長(zhǎng)陽(yáng)公告：《寧波長(zhǎng)陽(yáng)科技股份有限公司澄清公告》，2017年5月31日，網(wǎng)址鏈接：

 http://notice.10jqka.com.cn/api/pdf/3552051067c4fe1b.pdf。

3. 東麗株式會(huì)社專(zhuān)利：CN201180005983.2，側(cè)光型背光源用白色反射膜和使用該白色反射膜的背光源，網(wǎng)址鏈接：http://www.patexplorer.com/patent/view.html?an=CN201180005983.2&sc=&q=CN201180005983.2&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10#1/CN201180005983.2/detail/pdf。