摘要：本文結(jié)合具體案例，對答復(fù)創(chuàng)造性時是否需要對本申請和對比文件所解決的技術(shù)問題進(jìn)行比對提出了筆者的觀點，擬為代理人提供可供參考的答復(fù)思路。 一、問題引出 部分代理人在答復(fù)審查意見時習(xí)慣于套用答復(fù)模板，筆者發(fā)現(xiàn)，很多創(chuàng)造性的答復(fù)模板中都會對本申請和對比文件所解決的技術(shù)問題進(jìn)行比對。此外，筆者最近在答復(fù)審?fù)〞r也有客戶提出了需要進(jìn)行技術(shù)問題比對的需求，并且客戶認(rèn)為這是答復(fù)審?fù)〞r的必要步驟。因此，筆者不禁產(chǎn)生一些思考，在創(chuàng)造性答復(fù)時是否需要對本申請和對比文件所解決的技術(shù)問題進(jìn)行比對。 二、不同觀點 觀點一：創(chuàng)造性答復(fù)時需要進(jìn)行技術(shù)問題的比對 部分代理人在套用創(chuàng)造性的答復(fù)模板時，都會根據(jù)答復(fù)模板的格式需求進(jìn)行技術(shù)問題的比對，但是可能并沒有深入思考是否需要以及為什么需要進(jìn)行技術(shù)問題的比對。 觀點二：創(chuàng)造性答復(fù)時不需要進(jìn)行技術(shù)問題的比對 持此觀點的人大部分都是以創(chuàng)造性評價的“三步法”原則為依據(jù)，下面詳細(xì)說明。 創(chuàng)造性是發(fā)明授權(quán)的實質(zhì)性條件之一，根據(jù)《專利法》第22條3款可知，發(fā)明的創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步。而根據(jù)審查指南的規(guī)定，在判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點時，要判斷對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，要求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通常可按照以下三個步驟進(jìn)行：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員是否顯而易見。上述三個步驟也就是俗稱的“三步法”原則。 目前，審查員在評價創(chuàng)造性時，通常都是基于“三步法”原則。而根據(jù) “三步法”原則可知，“三步法”原則中并不存在對本申請和對比文件所解決的技術(shù)問題進(jìn)行比對的過程。也就是說，審查員在進(jìn)行創(chuàng)造性評價時，并沒有進(jìn)行技術(shù)問題的比對，而代理人主要是針對審查員的評價進(jìn)行答復(fù)，顯然也就不存在進(jìn)行技術(shù)問題比對的意義。如果代理人在答復(fù)過程中進(jìn)行了技術(shù)問題的比對，就會造成審查員在說“東”，而代理人在回復(fù)“西”的效果。 三、筆者觀點