針對惡意搶注商標(biāo)現(xiàn)象，應(yīng)當(dāng)從立法、司法、行政和輿論等多個層面予以應(yīng)對。例如立法上應(yīng)當(dāng)以制止惡意搶注商標(biāo)，維護正當(dāng)競爭秩序作為立法目的;行政上針對商標(biāo)代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強管理。

在先權(quán)利或權(quán)益的認(rèn)定和保護

1、適當(dāng)擴大知名商號的保護范圍

商號是用于區(qū)分不同市場主體的標(biāo)志，是商譽的載體。商號權(quán)益的保護通常以商號所使用的商品和服務(wù)為限，但對于知名度較高，顯著性較強的商號，搶注人惡意明顯的，可以適當(dāng)擴大保護范圍。

在原告無錫宇達(dá)紡織有限公司(簡稱宇達(dá)公司)不服被告商標(biāo)評審委員會、第三人無錫市世泰盛經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司(簡稱世泰盛公司)商標(biāo)異議復(fù)審系列案件 中，世泰盛公司以銷售呢絨綢布為主業(yè)，宇達(dá)公司在第7類“印刷機器、紡織機”等商品、第24類“布、棉織品”等商品、 第36類“保險、金融服務(wù)”等服務(wù)、第39類“貨運、運輸”等服務(wù)、第43類“住所(旅館、供膳寄宿處)、咖啡館”等服務(wù)上分別注冊了5個商標(biāo)，世泰盛公司提出異議申請后，經(jīng)商標(biāo)局異議、商標(biāo)評審委員會異議復(fù)審，裁定不予核準(zhǔn)注冊。宇達(dá)公司不服提起訴訟。

北京市第一中級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：首先，世泰盛公司成立于1980年4月15日，歷史可以追溯至1889年成立的世泰盛綢莊，在1994年即被無錫市首批認(rèn)定為老字號企業(yè)，2011年被商務(wù)部認(rèn)定為“中華老字號”，表明世泰盛公司的“世泰盛”字號具有較高的知名度和美譽度。其次，“世泰盛”系無特定含義的臆造詞，其作為字號使用，知名度和顯著性極強。再次，宇達(dá)公司與世泰盛公司同處于江蘇省無錫市，均從事紡織品及相關(guān)行業(yè)，宇達(dá)公司必然知曉世泰盛公司在先的字號，但其仍然申請與世泰盛公司在先已經(jīng)享有較高知名度的字號完全相同的被異議商標(biāo)，其主觀惡意極為明顯。綜上，考慮到現(xiàn)代企業(yè)多元化經(jīng)營發(fā)展的的社會現(xiàn)實，消費者已經(jīng)逐漸習(xí)慣于企業(yè)的跨領(lǐng)域、跨行業(yè)經(jīng)營，結(jié)合“世泰盛”商號具有較高的知名度、“世泰盛”標(biāo)志的顯著性、宇達(dá)公司的主觀惡意、被異議商標(biāo)與世泰盛公司字號完全相同等諸多因素，本院認(rèn)為，被異議的商標(biāo)注冊與使用容易導(dǎo)致相關(guān)消費者將其與世泰盛公司相聯(lián)系，對服務(wù)來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，損害了世泰盛公司的在先商號權(quán)益。宇達(dá)公司不服提起上訴后，北京市高級人民法院終審判決維持了一審判決。

2、確立對文學(xué)藝術(shù)作品中虛擬人物角色名稱的保護

虛擬人物角色名稱應(yīng)當(dāng)作為權(quán)益得到保護，理由在于相關(guān)權(quán)益人為虛擬角色的形象投入了大量的智力勞動和資本，應(yīng)當(dāng)享有由此帶來的商業(yè)價值和商業(yè)機會。

在原告丹喬有限公司不服被告國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會、第三人謝花珍商標(biāo)異議復(fù)審裁定書案中 ，第三人申請“邦德007BOND”商標(biāo)，指定使用在避孕套等商品上，北京市高級人民法院二審認(rèn)為：根據(jù)丹喬公司提交的證據(jù)可以認(rèn)定在被異議商標(biāo)申請注冊之前，“007”、“JAMESBOND”作為丹喬公司“007”系列電影人物的角色名稱已經(jīng)具有較高知名度，“007”、“JAMESBOND”作為“007”系列電影中的角色名稱已為相關(guān)公眾所了解，其知名度的取得是丹喬公司創(chuàng)造性勞動的結(jié)晶，由此知名的角色名稱所帶來的商業(yè)價值和商業(yè)機會也是丹喬公司投入大量勞動和資本所獲得。因此，作為在先知名的電影人物角色名稱應(yīng)當(dāng)作為在先權(quán)利得到保護。商標(biāo)審委員會在第4817號裁定中有關(guān)丹喬公司主張對“007”與“JAMESBOND”享有角色商品化權(quán)并無法律依據(jù)的認(rèn)定有誤，法院對此予以糾正。

在先使用并有一定影響商標(biāo)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定，申請商標(biāo)注冊不得侵犯他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。與注冊商標(biāo)不同，未注冊商標(biāo)獲得保護的前提條件在于經(jīng)過使用并具有一定影響。對于“一定影響”的理解，應(yīng)當(dāng)與惡意搶注商標(biāo)人的惡意相結(jié)合。對于“一定影響”的理解不可機械的認(rèn)為每一個案件中未注冊商標(biāo)的使用必須達(dá)到某一特定的程度，而是在具體個案中未注冊商標(biāo)的使用足以推定惡意搶注商標(biāo)人應(yīng)當(dāng)知悉該商標(biāo)，證明其搶注行為本身具有惡意即可。具體而言，只要在先使用未注冊商標(biāo)的知名度及于惡意搶注商標(biāo)人所在的地理范圍，即可以認(rèn)定該未注冊商標(biāo)的使用達(dá)到了“一定影響”。

在原告上海市震旦進修學(xué)院不服被告商標(biāo)評審委員會、第三人震旦行股份有限公司商標(biāo)爭議裁定案件中 ，第三人曾與原告商談合作辦學(xué)未果，后于1999年7月29日在“教育”等服務(wù)上申請注冊“AURORA”商標(biāo)(簡稱爭議商標(biāo))。北京市第一中級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，根據(jù)原告在評審階段提交的自1994年2月原告使用的英語教材、震旦教師證、1998年6月6日原告與上海市震旦外國語中學(xué)因震旦學(xué)院獲得中央教科所國家級重點課題實驗學(xué)校舉行揭牌儀式而發(fā)出的請柬，刊登在1999年1月12日《中國引進時報》上的招生廣告及介紹，可以證明原告自1994年在英語教材、教師證、請柬、外聘專家廣告等處使用“AURORA”商標(biāo);結(jié)合原告提交的各種榮譽證書，包括于1997年12月31日被中國成人教育協(xié)會民辦高等教育委員評為民辦高等院校先進單位等，并考慮“震旦”與“AURORA”的中英對譯關(guān)系，可以認(rèn)定在爭議商標(biāo)申請日之前原告使用在教育等服務(wù)上的“AURORA”商標(biāo)在上海市范圍內(nèi)已經(jīng)具有一定影響;第三人在申請爭議商標(biāo)之前與原告商談合作辦學(xué)，按照常理，該公司必然在商談之前或在商談過程中知曉原告已在教育等服務(wù)上使用“AURORA”商標(biāo)并具有一定影響。在此前提下，第三人申請注冊爭議商標(biāo)，顯然違反誠實信用原則。爭議商標(biāo)屬于《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定的“搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)”的情形。據(jù)此，北京市第一中級人民法院一審判決撤銷商標(biāo)評審委員會作出的裁定。

在上述案件，人民法院在認(rèn)定是否在先使用具有“一定影響”的過程中，充分考慮了惡意搶注商標(biāo)人的惡意，結(jié)合第三人曾與原告商談合作辦學(xué)事宜的事實，認(rèn)定第三人應(yīng)當(dāng)知悉原告在先使用的商標(biāo)，最終認(rèn)定第三人申請注冊的爭議商標(biāo)違反了《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定。

《商標(biāo)法》第十五條的擴張適用

《商標(biāo)法》第十五條規(guī)定，未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進行商標(biāo)代理注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用。

從文義解釋的角度來看，代理人是指以被代理人的名義從事民事法律行為，法律后果歸屬于被代理人的人，代表人指從屬于被代表人的特定身份的人，包括商法上的法定代表人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、合伙事務(wù)執(zhí)行人等。司法實踐中，代理人概念并未局限于《民法通則》或《合同法》所規(guī)定的代理人，而是進行擴張解釋，包括商事業(yè)務(wù)往來而可以知悉被代理人商標(biāo)的經(jīng)銷商 ，同時，對于代理人或代表人與其他人串通合謀的行為，視為代理人或代表人的申請 。但是，即便如此，上述條款的適用仍有很大局限性，例如公司的普通員工，或者關(guān)聯(lián)公司的法定代表人搶注公司的商標(biāo)，代理人事后受讓被搶注商標(biāo)，主觀惡意雖然明顯，但仍然無法適用《商標(biāo)法》第十五條的規(guī)定。

可以適當(dāng)借鑒我國中國臺灣地區(qū)商標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定。商標(biāo)有下列情形者，不得注冊：“相同或近似于他人先使用于同一或類似商品或服務(wù)之商標(biāo)，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業(yè)務(wù)往來或其他關(guān)系，知悉他人商標(biāo)存在者。但得該他人同意申請注冊者，不在此限?！备鶕?jù)我國中國臺灣地區(qū)商標(biāo)主管機關(guān)的解釋，“該條款旨在避免剽竊他人創(chuàng)用之商標(biāo)或標(biāo)章而搶先注冊，系基于民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎(chǔ)下，賦予先使用商標(biāo)者，遭他人不法搶注其商標(biāo)時的權(quán)利救濟機會，除參照巴黎公約第6條之7第1項及歐洲共同體商標(biāo)規(guī)則第8條第3項規(guī)定，禁止代理人或代表人搶注商標(biāo)外，并擴大其適用范圍及于契約、地緣、業(yè)務(wù)往來或其他關(guān)系，知悉他人商標(biāo)存在而剽竊搶注商標(biāo)之情形。其中‘其他關(guān)系’應(yīng)從寬加以解釋，即衡諸一般經(jīng)驗法則，縱非直接知悉先使用商標(biāo)之存在，亦系間接知悉先使用商標(biāo)之存在，而惡意加以抄襲，自不應(yīng)受商標(biāo)法之保護。”

建議在修訂《商標(biāo)法》的過程中，規(guī)定申請人因合同關(guān)系、地緣關(guān)系、業(yè)務(wù)往來或者其他關(guān)系而明知他人商標(biāo)，實施搶注行為的，不予注冊。同時，規(guī)定，代理人或代表人，包括代理人或代表人實際控股或參與控股的公司，均不得受讓或使用被代理人或被代表人的商標(biāo)。

嚴(yán)格適用商標(biāo)連續(xù)三年停止使用制度

惡意搶注商標(biāo)泛濫的原因之一，在于商標(biāo)維持成本過低。職業(yè)惡意搶注商標(biāo)人動輒持有數(shù)十乃至上百個商標(biāo)。如果能夠嚴(yán)格適用商標(biāo)連續(xù)三年停止使用制度，要求每個商標(biāo)都進行真實、合法、有效的商業(yè)使用，將會極大地增加惡意搶注商標(biāo)的維持成本，有力的制止惡意搶注商標(biāo)的泛濫。司法實踐中，有觀點認(rèn)為，即便撤銷申請?zhí)岢銮叭晔褂米C據(jù)不充分，但撤銷申請?zhí)岢鲋?，乃至訴訟中的使用可以作為維持商標(biāo)的考慮因素。這種做法顯然不利于制止惡意搶注商標(biāo)。從更有利于制止惡意搶注商標(biāo)的角度出發(fā)，不僅在撤銷申請?zhí)岢銮皯?yīng)當(dāng)有足夠的使用證據(jù)，而且這種使用必須是真實合法有效，出于真實的商業(yè)使用意圖，而并非僅僅是為了應(yīng)付法律規(guī)定的義務(wù)作出的象征性使用。

在原告杭州油漆有限公司訴被告商標(biāo)評審委員會、第三人金連琴商標(biāo)撤銷復(fù)審裁定案 中，第三人提供一張發(fā)票，一份廣告，北京市第一中級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，《商標(biāo)法》第四十四條(四)項規(guī)定的目的在于發(fā)揮注冊商標(biāo)的識別功能，避免商標(biāo)資源的閑置及浪費，故并非商標(biāo)注冊人只要采用了“商標(biāo)意義上的使用行為”即當(dāng)然認(rèn)定其行為符合該條規(guī)定。在此基礎(chǔ)上，商標(biāo)注冊人還須證明其使用行為系“真實的、善意的商標(biāo)使用行為”，而非“象征意義的使用行為”?！罢鎸嵉?、善意的商標(biāo)使用行為”系指商標(biāo)注冊人為發(fā)揮商標(biāo)的識別作用而進行的使用行為，“象征意義的使用行為”系指商標(biāo)注冊人為了維持該商標(biāo)的有效性，避免因連續(xù)三年未使用被撤銷而進行的商標(biāo)使用行為，此種使用行為的目的并非為了發(fā)揮該商標(biāo)的識別作用。復(fù)審商標(biāo)原注冊人所實施的廣告投放行為，雖然屬于“商標(biāo)意義上的使用行為”，但鑒于其僅為一次性的廣告投放行為，未達(dá)到一定規(guī)模，故在無其他證據(jù)佐證的情況下，無法認(rèn)定該使用行為屬于“真實的、善意的商標(biāo)使用行為”。此外，對于第三人所提交的發(fā)票，即便認(rèn)定該銷售行為確為真實存在，但其亦僅為一次性的銷售行為，未達(dá)到一定銷售規(guī)模，在第三人未提交其他證據(jù)佐證的情況下，亦無法認(rèn)定該使用行為屬于“真實的、善意的商標(biāo)使用行為”。據(jù)此，北京市第一中級人民法院認(rèn)定復(fù)審商標(biāo)違反《商標(biāo)法》第四十四條(四)項的規(guī)定。

民事訴訟中針對惡意搶注的司法對策

被搶注商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)的，可以依據(jù)《商標(biāo)法》第十三條針對惡意搶注商標(biāo)，提起禁止注冊商標(biāo)使用之訴;惡意搶注商標(biāo)侵犯其他權(quán)利的，亦可以直接依據(jù)相應(yīng)的民事權(quán)利例如美術(shù)作品著作權(quán)、外觀設(shè)計專利權(quán)提起禁止注冊商標(biāo)使用之訴和損害賠償之訴，但是從惡意搶注商標(biāo)注冊之日起超過5年期限的，人民法院不再判令注冊商標(biāo)停止使用，但仍然判令其承擔(dān)損害賠償責(zé)任?，F(xiàn)行《商標(biāo)法》沒有規(guī)定商標(biāo)先用權(quán)。在先使用商標(biāo)遭到惡意搶注后，在先使用人只能依據(jù)《商標(biāo)法》第十三條第二款、第十五條、第三十一條條提起撤銷申請，否則無權(quán)繼續(xù)使用。而撤銷注冊商標(biāo)的行政程序及后續(xù)行政訴訟通常十分漫長，惡意搶注人可以在商標(biāo)權(quán)被撤銷之前向在先使用人提起民事訴訟要求停止使用并承擔(dān)賠償責(zé)任，在先使用人無法抗辯顯然對其不公平，不能有效保護其權(quán)利。建議在修訂《商標(biāo)法》的過程中規(guī)定，注冊商標(biāo)違反《商標(biāo)法》第十三條第二款、第十五條、第三十一條的，在先使用人有權(quán)在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用。

民事訴訟中，搶注人往往沒有將其商標(biāo)實際投入使用，而僅僅是將商標(biāo)作為一個索賠工具，在確定侵權(quán)和賠償責(zé)任時，人民法院應(yīng)當(dāng)予以充分考慮商標(biāo)使用狀況。請求保護的注冊商標(biāo)未實際投入商業(yè)使用的，不會產(chǎn)生導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆的后果，確定民事責(zé)任時可將責(zé)令停止侵權(quán)行為作為主要方式，在確定賠償責(zé)任時可以酌情考慮未實際使用的事實，除為維權(quán)而支出的合理費用外，如果確無實際損失和其他損害，一般不根據(jù)被控侵權(quán)人的獲利確定賠償;注冊人或者受讓人并無實際使用意圖，僅將注冊商標(biāo)作為索賠工具的，可以不予賠償;注冊商標(biāo)已構(gòu)成《商標(biāo)法》規(guī)定的連續(xù)三年停止使用情形的，可以不支持其損害賠償請求。

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