引言

《專利法》第2條第3款規(guī)定了“實(shí)用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案”。

該條款規(guī)定了實(shí)用新型專利的保護(hù)客體。保健設(shè)備、保健器械通常符合實(shí)用新型專利的保護(hù)客體，但是在代理實(shí)務(wù)中，常常會(huì)遇到審查意見以專利申請的說明書所記載的內(nèi)容不能構(gòu)成一個(gè)清楚完整的技術(shù)方案為由，認(rèn)為專利申請不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。以下筆者針對該問題進(jìn)行探討。

關(guān)于專利法和專利審查指南的規(guī)定

專利法第26條第3款的規(guī)定：“說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)；必要的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)有附圖。摘要應(yīng)當(dāng)簡要說明發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)要點(diǎn)”。

現(xiàn)行的2010版《專利審查指南》的規(guī)定：“說明書對發(fā)明或者實(shí)用新型作出的清楚、完整的說明，應(yīng)當(dāng)達(dá)到所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度。也就是說，說明書應(yīng)當(dāng)滿足充分公開發(fā)明或者實(shí)用新型的要求”。

案例分析及處理

下面結(jié)合案例做簡單說明，進(jìn)而在以后的專利實(shí)務(wù)中減少或避免相關(guān)問題的出現(xiàn)。

某申請人申請了一份關(guān)于“針灸裝置”的實(shí)用新型專利，權(quán)利要求內(nèi)記載了針灸裝置的形狀、結(jié)構(gòu)及其連接關(guān)系，其所要解決的技術(shù)問題是“以解決現(xiàn)有技術(shù)中不能在穴位形成良好的震動(dòng)的技術(shù)問題”，說明書的有益效果記載了“改善氣血循環(huán)的效果”。

審查員在審查意見通知書中指出“說明書記載了具體的技術(shù)方案，但未給出實(shí)驗(yàn)證據(jù)，而上述方案又必須依賴實(shí)驗(yàn)結(jié)果加以證實(shí)才能成立”。

該案在答復(fù)審查意見時(shí)，陳述本案申請的是一種裝置，其解決的技術(shù)問題是形成良好的震動(dòng)，說明書記載的有益效果是本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員采用本裝置能夠得出的預(yù)期技術(shù)效果，不需要實(shí)驗(yàn)結(jié)果的證實(shí)；然而審查員堅(jiān)持認(rèn)為“未給出實(shí)驗(yàn)證據(jù)，而上述方案又必須依賴實(shí)驗(yàn)結(jié)果加以證實(shí)才能成立”，因此以說明書所記載的內(nèi)容不能構(gòu)成一個(gè)清楚完整的技術(shù)方案，不符合專利法第26條第3款的規(guī)定為由，駁回了本申請。

該案件的情況在我國專利代理實(shí)務(wù)中較為常見，屬于典型的保健設(shè)備、保健器械方面的實(shí)用新型案例。筆者認(rèn)為該案件屬于可以授權(quán)與可以駁回的案件，在不同審查時(shí)期、不同審查員的手里的結(jié)果可能不同。作為代理人，不能左右審查員的審查意見，但是可以在撰寫新申請文件時(shí)提高授權(quán)的概率，減少審查員下發(fā)上述問題的審查意見。

筆者建議在撰寫新申請時(shí)，技術(shù)方案解決的技術(shù)問題、產(chǎn)生的有益效果為保健設(shè)備、保健器械技術(shù)方案直接產(chǎn)生的、得到的，而非衍生的、間接推導(dǎo)的，從而可以減少或者規(guī)避審查意見通知書中指出的“未給出實(shí)驗(yàn)證據(jù)”、“需要依賴實(shí)驗(yàn)結(jié)果加以證實(shí)才能成立”等類似問題。例如上述案例，“針灸裝置”解決的技術(shù)問題是形成良好的震動(dòng)，產(chǎn)生的有益效果是提高了針灸裝置的震動(dòng)性能。又如某保健服裝，發(fā)明人的發(fā)明點(diǎn)是通過在服裝內(nèi)設(shè)置紅外裝置實(shí)現(xiàn)保健、治療的目的，建議在撰寫申請文件時(shí)，解決的技術(shù)問題例如可以為現(xiàn)有的服裝沒有紅外裝置、紅外裝置攜帶不便等問題，產(chǎn)生的有益效果例如可以為具有紅外裝置的服裝、通過將紅外裝置設(shè)置在服裝內(nèi)攜帶方便等等。

在實(shí)際代理實(shí)務(wù)中，發(fā)明人可能不同意撰寫的申請文件沒有記載保健設(shè)備、保健器械衍生的、類似于“促進(jìn)血液循環(huán)”、“改善氣血”、“減肥”、“塑身”等技術(shù)效果。筆者建議代理人可以將該衍生的有益效果記載在說明書實(shí)施例內(nèi)，并在該衍生的有益效果前增加“例如可以達(dá)到”、“在一定程度上”、“在特定環(huán)境下”等詞語，以降低或者減少審查員下發(fā)“未給出實(shí)驗(yàn)證據(jù)”、“需要依賴實(shí)驗(yàn)結(jié)果加以證實(shí)才能成立”等問題的審查意見。

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