高新技術企業(yè)認定 增值電信業(yè)務 ISO體系認證 CMMI軟件成熟度認證 專精特新企業(yè)認定 新技術新產(chǎn)品
引言
《專利法》第2條第3款規(guī)定了“實用新型,是指對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案”。
該條款規(guī)定了實用新型專利的保護客體。保健設備、保健器械通常符合實用新型專利的保護客體,但是在代理實務中,常常會遇到審查意見以專利申請的說明書所記載的內容不能構成一個清楚完整的技術方案為由,認為專利申請不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。以下筆者針對該問題進行探討。
關于專利法和專利審查指南的規(guī)定
專利法第26條第3款的規(guī)定:“說明書應當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明,以所屬技術領域的技術人員能夠實現(xiàn)為準;必要的時候,應當有附圖。摘要應當簡要說明發(fā)明或者實用新型的技術要點”。
現(xiàn)行的2010版《專利審查指南》的規(guī)定:“說明書對發(fā)明或者實用新型作出的清楚、完整的說明,應當達到所屬技術領域的技術人員能夠實現(xiàn)的程度。也就是說,說明書應當滿足充分公開發(fā)明或者實用新型的要求”。
案例分析及處理
下面結合案例做簡單說明,進而在以后的專利實務中減少或避免相關問題的出現(xiàn)。
某申請人申請了一份關于“針灸裝置”的實用新型專利,權利要求內記載了針灸裝置的形狀、結構及其連接關系,其所要解決的技術問題是“以解決現(xiàn)有技術中不能在穴位形成良好的震動的技術問題”,說明書的有益效果記載了“改善氣血循環(huán)的效果”。
審查員在審查意見通知書中指出“說明書記載了具體的技術方案,但未給出實驗證據(jù),而上述方案又必須依賴實驗結果加以證實才能成立”。
該案在答復審查意見時,陳述本案申請的是一種裝置,其解決的技術問題是形成良好的震動,說明書記載的有益效果是本技術領域的技術人員采用本裝置能夠得出的預期技術效果,不需要實驗結果的證實;然而審查員堅持認為“未給出實驗證據(jù),而上述方案又必須依賴實驗結果加以證實才能成立”,因此以說明書所記載的內容不能構成一個清楚完整的技術方案,不符合專利法第26條第3款的規(guī)定為由,駁回了本申請。
該案件的情況在我國專利代理實務中較為常見,屬于典型的保健設備、保健器械方面的實用新型案例。筆者認為該案件屬于可以授權與可以駁回的案件,在不同審查時期、不同審查員的手里的結果可能不同。作為代理人,不能左右審查員的審查意見,但是可以在撰寫新申請文件時提高授權的概率,減少審查員下發(fā)上述問題的審查意見。
筆者建議在撰寫新申請時,技術方案解決的技術問題、產(chǎn)生的有益效果為保健設備、保健器械技術方案直接產(chǎn)生的、得到的,而非衍生的、間接推導的,從而可以減少或者規(guī)避審查意見通知書中指出的“未給出實驗證據(jù)”、“需要依賴實驗結果加以證實才能成立”等類似問題。例如上述案例,“針灸裝置”解決的技術問題是形成良好的震動,產(chǎn)生的有益效果是提高了針灸裝置的震動性能。又如某保健服裝,發(fā)明人的發(fā)明點是通過在服裝內設置紅外裝置實現(xiàn)保健、治療的目的,建議在撰寫申請文件時,解決的技術問題例如可以為現(xiàn)有的服裝沒有紅外裝置、紅外裝置攜帶不便等問題,產(chǎn)生的有益效果例如可以為具有紅外裝置的服裝、通過將紅外裝置設置在服裝內攜帶方便等等。
在實際代理實務中,發(fā)明人可能不同意撰寫的申請文件沒有記載保健設備、保健器械衍生的、類似于“促進血液循環(huán)”、“改善氣血”、“減肥”、“塑身”等技術效果。筆者建議代理人可以將該衍生的有益效果記載在說明書實施例內,并在該衍生的有益效果前增加“例如可以達到”、“在一定程度上”、“在特定環(huán)境下”等詞語,以降低或者減少審查員下發(fā)“未給出實驗證據(jù)”、“需要依賴實驗結果加以證實才能成立”等問題的審查意見。
以上僅為個人觀點,如有不正之處,請同行批評指正。
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