法律條文

第三十二條 申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。

◆相關(guān)法律規(guī)定

（無）

◆知識精要

在我國境內(nèi)實(shí)際使用并為一定范圍的相關(guān)公眾所知曉的商標(biāo),或者有證據(jù)證明在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等的,可以認(rèn)定其屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。如果申請人明知或者應(yīng)知他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)而予以搶注,即可認(rèn)定其采用了不正當(dāng)手段。

◆經(jīng)典案例

原告山東省雪野啤酒有限公司訴被告國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會、第三人肇慶藍(lán)帶啤酒有限公司商標(biāo)無效宣告行政糾紛案

[案情簡介]

山東省雪野啤酒有限公司（以下簡稱雪野公司）于2011年12月28日申請第10363868號“藍(lán)帶將軍及圖形”商標(biāo)（以下簡稱系爭商標(biāo)），指定商品為第32類“啤酒,姜汁啤酒,不含酒精的果汁飲料,水(飲料),蘇打水,番茄汁(飲料),汽水,可樂,姜汁飲料,礦泉水(飲料)”，該商標(biāo)于2013年3月7日獲準(zhǔn)注冊。2013年12月30日，肇慶藍(lán)帶啤酒有限公司（以下簡稱藍(lán)帶公司）向國家工商總局商標(biāo)評審委員會提起無效宣告請求，所主張理由包括：在系爭商標(biāo)申請之前，藍(lán)帶公司已經(jīng)在啤酒等商品上使用“藍(lán)帶將軍”商標(biāo)并已經(jīng)有一定影響力，雪野公司對此情況應(yīng)當(dāng)知曉，在此情形之下，仍在類似商品上申請注冊與藍(lán)帶公司商標(biāo)文字完全相同的系爭商標(biāo)，其行為構(gòu)成“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”之情形，違反當(dāng)時商標(biāo)法第三十一條規(guī)定（即現(xiàn)行商標(biāo)法第三十二條，下同）。為了證明“藍(lán)帶將軍”系藍(lán)帶公司在先使用并有一定影響力的商標(biāo)，藍(lán)帶公司提供了如下證據(jù)：1、藍(lán)帶公司與美國柏斯特啤酒公司、盈富有限公司之間的關(guān)系說明，顯示美國柏斯特啤酒公司為“藍(lán)帶”系列商標(biāo)的所有權(quán)人，美國柏斯特啤酒公司許可盈富有限公司使用“藍(lán)帶”系列商標(biāo)，盈富有限公司許可藍(lán)帶公司和藍(lán)帶啤酒銷售有限公司使用“藍(lán)帶”系列商標(biāo)。2、“藍(lán)帶將軍”啤酒部分銷售清單和銷售發(fā)票，顯示其銷售區(qū)域包括北京、河北、黑龍江、吉林、遼寧、山東、浙江、天津等地?！八{(lán)帶將軍”啤酒所獲榮譽(yù)證書，顯示2012年4月藍(lán)帶公司的“藍(lán)帶將軍”啤酒廣東省輕工業(yè)協(xié)會啤酒分會、廣東省酒類行業(yè)協(xié)會啤酒分會等單位評為“2012啤酒優(yōu)秀創(chuàng)新產(chǎn)品特等獎”，2013年4月藍(lán)帶公司的11.0°P“藍(lán)帶將軍”啤酒被中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會評為2012“中國優(yōu)質(zhì)特色啤酒產(chǎn)品”。此外，藍(lán)帶公司還提交了“藍(lán)帶將軍”產(chǎn)品外包裝設(shè)計(jì)圖、藍(lán)帶公司三亞“新產(chǎn)品上市高端研討會”的相關(guān)資料、“藍(lán)帶將軍”產(chǎn)品的部分檢驗(yàn)報(bào)告和實(shí)物圖片、藍(lán)帶公司產(chǎn)品的部分宣傳資料、藍(lán)帶公司技術(shù)創(chuàng)新所獲獎項(xiàng)及就相關(guān)成果向國家申請知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的文件、媒體對“藍(lán)帶將軍”啤酒上市及“七夕”促銷活動的報(bào)道、“藍(lán)帶將軍”啤酒的宣傳資料等。

雪野公司答辯稱：1.訴爭商標(biāo)系雪野公司獨(dú)創(chuàng)，有其獨(dú)特的涉及理念和發(fā)展淵源，是由雪野公司名下“將軍”系列商標(biāo)的概念演化而來，為雪野公司的核心商標(biāo)，雪野公司有無可辯駁的在先權(quán)利。2、藍(lán)帶公司提交的證據(jù)材料均為“藍(lán)帶”的使用證據(jù),沒有"藍(lán)帶將軍"的使用證據(jù),系爭商標(biāo)并未構(gòu)成惡意搶注。3、爭議商標(biāo)與第1349300號"藍(lán)帶"商標(biāo)(簡稱引證商標(biāo))在呼叫、構(gòu)成要素、整體外觀上差別較大,未構(gòu)成近似商標(biāo)。4、雪野公司花費(fèi)大量的人力、物力和財(cái)力對"藍(lán)帶將軍"品牌進(jìn)行了長期的宣傳使用,在相關(guān)公眾中已具有較高知名度,系爭商標(biāo)與雪野公司已建立唯一對應(yīng)關(guān)系。綜上,雪野公司請求對系爭商標(biāo)予以維持。

2015年1月16日,商標(biāo)評審委員會作出商評字［2015］第4889號《關(guān)于第10363868號“藍(lán)帶將軍及圖(指定顏色)”商標(biāo)無效宣告請求裁定書》(簡稱被訴裁定)。商標(biāo)評審委員會在該裁定中認(rèn)為:……根據(jù)商標(biāo)評審委員會查明事實(shí)可知,在爭議商標(biāo)申請日前,藍(lán)帶公司的“藍(lán)帶將軍”商標(biāo)在啤酒商品上已在先使用并具有一定影響。雪野公司與藍(lán)帶公司屬于同行業(yè)經(jīng)營者,對于藍(lán)帶公司商標(biāo)理應(yīng)知曉,在此情形下仍在類似商品上申請注冊與藍(lán)帶公司商標(biāo)文字完全相同的爭議商標(biāo),其行為已構(gòu)成2001年《商標(biāo)法》第三十一條所指的“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并一定影響的商標(biāo)”之情形……商標(biāo)評審委員會裁定:爭議商標(biāo)予以無效宣告。

訴訟過程中,藍(lán)帶公司提交了雪野公司使用爭議商標(biāo)的啤酒產(chǎn)品的實(shí)物照片及廣告展示圖片、藍(lán)帶公司的“藍(lán)帶將軍”啤酒產(chǎn)品實(shí)物照片及包裝設(shè)計(jì)圖片,用以證明雪野公司有刻意模仿知名品牌啤酒產(chǎn)品的主觀意圖,系爭商標(biāo)在使用中導(dǎo)致混淆的可能性很大。

[爭議焦點(diǎn)]

訴爭商標(biāo)的注冊是否違反商標(biāo)法第三十二條規(guī)定，即，是否構(gòu)成“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并一定影響的商標(biāo)”之情形。

[案件分析]

《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定,申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利,也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。在我國境內(nèi)實(shí)際使用并為一定范圍的相關(guān)公眾所知曉的商標(biāo),或者有證據(jù)證明在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等的,可以認(rèn)定其屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。如果申請人明知或者應(yīng)知他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)而予以搶注,即可認(rèn)定其采用了不正當(dāng)手段。

本案中,藍(lán)帶公司提交的銷售合同、發(fā)票、榮譽(yù)證書等證據(jù)可以證明藍(lán)帶公司在啤酒商品上使用的文字“藍(lán)帶將軍”能夠起到區(qū)分商品來源的作用,可以作為未注冊商標(biāo)予以保護(hù)。系爭商標(biāo)“藍(lán)帶將軍及圖(指定顏色)”與藍(lán)帶公司的未注冊商標(biāo)“藍(lán)帶將軍”相比,中文部分同為“藍(lán)帶將軍”,雖然爭議商標(biāo)還有其他構(gòu)成要素,但并未形成顯著區(qū)別,構(gòu)成近似標(biāo)志。二者共同使用在啤酒等同一種或類似商品上,易使相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn),構(gòu)成近似商標(biāo)。在案證據(jù)可以證明在爭議商標(biāo)申請日前,藍(lán)帶公司及其關(guān)聯(lián)公司已將"藍(lán)帶將軍"商標(biāo)使用于啤酒等商品上,銷售區(qū)域包括北京、河北、黑龍江、吉林、遼寧、山東、浙江、天津等地,藍(lán)帶公司的“藍(lán)帶將軍”商標(biāo)在啤酒商品上已在先使用并具有一定影響。在藍(lán)帶公司的“藍(lán)帶將軍”啤酒的銷售范圍覆蓋雪野公司所在地山東的情況下,雪野公司作為藍(lán)帶公司的同行業(yè)經(jīng)營者,應(yīng)當(dāng)知曉藍(lán)帶公司的“藍(lán)帶將軍”商標(biāo)已經(jīng)在先使用并有一定影響。在此情況下,雪野公司仍然在啤酒等與藍(lán)帶公司“藍(lán)帶將軍”商標(biāo)使用的商品相同或類似的商品上注冊與“藍(lán)帶將軍”商標(biāo)中文部分完全相同的商標(biāo),屬于《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定的“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的情形。

根據(jù)藍(lán)帶公司提交的雪野公司使用爭議商標(biāo)的啤酒產(chǎn)品的照片及廣告展示圖片,可以認(rèn)定雪野公司使用爭議商標(biāo)的啤酒產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)與眾多知名啤酒品牌,包括藍(lán)帶公司的“藍(lán)帶將軍”啤酒的包裝設(shè)計(jì)相類似,雪野公司并未充分說明該行為具有合理事由,難謂正當(dāng),可以判斷雪野公司具有以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。

【引以為鑒】

本案是適用商標(biāo)法第三十二條規(guī)定保護(hù)未注冊商標(biāo)的典型案例，案件關(guān)鍵點(diǎn)在于如何認(rèn)定在先商標(biāo)是否“已經(jīng)使用并有一定影響”，以及是否“采用了不正當(dāng)手段”。

關(guān)于“已經(jīng)使用并有一定影響”，本案第三人藍(lán)帶公司在評審階段提交的證據(jù)可以證明：1、在爭議商標(biāo)申請日前,藍(lán)帶公司已經(jīng)使用“藍(lán)帶將軍”標(biāo)識，能夠起到識別商品來源的作用；2、爭議商標(biāo)與藍(lán)帶公司所使用“藍(lán)帶將軍”構(gòu)成近似；3、爭議商標(biāo)所注冊商品與“藍(lán)帶將軍”商標(biāo)使用的啤酒商品構(gòu)成相同或類似；4、“藍(lán)帶將軍”啤酒銷售區(qū)域包括東北、華北以及華東市場,并且獲評“2012啤酒優(yōu)秀創(chuàng)新產(chǎn)品特等獎”、“2012中國優(yōu)質(zhì)特色啤酒產(chǎn)品”等,能夠證明“藍(lán)帶啤酒”商標(biāo)已經(jīng)具有一定影響。在這種情況下，爭議商標(biāo)若使用在啤酒等同一種或類似商品上,易使相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。

關(guān)于是否“采用了不正當(dāng)手段”，藍(lán)帶公司提供的材料可以證明：1、“藍(lán)帶將軍”啤酒銷售范圍覆蓋雪野公司所在地山東及周邊省份,故這種影響已經(jīng)及于或能夠及于雪野公司；2、雪野公司與藍(lán)帶公司屬于同行業(yè)經(jīng)營者，具有知曉的便利條件；3、相關(guān)證據(jù)還在一定程度上表明了雪野公司有刻意模仿知名品牌啤酒產(chǎn)品的主觀意圖。這些情況能夠推斷雪野公司是在知曉或者應(yīng)當(dāng)知曉藍(lán)帶公司的“藍(lán)帶將軍”商標(biāo)已經(jīng)在先使用并有一定影響的情況下申請注冊爭議商標(biāo)。 

在絕大多數(shù)同類案件中，認(rèn)定在先商標(biāo)是否已經(jīng)“有一定影響”，以及是否“采用了不正當(dāng)手段”，往往具有較大難度?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》中明確,“在中國境內(nèi)實(shí)際使用并為一定范圍的相關(guān)公眾所知曉的商標(biāo),或者有證據(jù)證明在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等的,可以認(rèn)定其屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。如果申請人明知或者應(yīng)知他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)而予以搶注,即可認(rèn)定其采用了不正當(dāng)手段。”但是，“一定范圍的相關(guān)公眾所知曉”至少應(yīng)當(dāng)是多大范圍？“有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等”，需要達(dá)到什么樣的時間范圍、地域范圍、銷售數(shù)量或者廣告宣傳程度？這些判斷起來都有一定的模糊性。

對此，本文認(rèn)為，對于這兩個問題的理解和判斷，應(yīng)當(dāng)放在我國商標(biāo)法對未注冊商標(biāo)保護(hù)制度的體系中進(jìn)行，以便更好地厘清邊界。具體來說就是，我國主要實(shí)行注冊制的商標(biāo)取得制度，但為了矯正純商標(biāo)注冊取得制度的弊端，商標(biāo)法在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)領(lǐng)域設(shè)置了保護(hù)未注冊商標(biāo)的制度。表現(xiàn)為四種情形：第一、對未注冊馳名商標(biāo)予以保護(hù)（第十三條第二款）；第二、不得以不正當(dāng)手段搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響力的商標(biāo)（第三十二條）；第三、不得以其他關(guān)系搶注（第十五條第二款）；第四、不得以代理人、代表人關(guān)系搶注（第十五條第一款）。商標(biāo)法之所以保護(hù)這些未注冊商標(biāo)，簡要?dú)w納，一方面是這些商標(biāo)雖然尚未申請注冊，但經(jīng)使用而具備值得保護(hù)的商譽(yù)價值；另一方面，誠實(shí)信用原則是市場經(jīng)濟(jì)活動的基本道德準(zhǔn)則，商標(biāo)法要制止那些違反誠實(shí)信用原則的搶注行為。

據(jù)此歸納起來，我國商標(biāo)法中未注冊商標(biāo)保護(hù)的四種情形有兩個“內(nèi)核”，一個是商標(biāo)經(jīng)使用所具備的商譽(yù)價值，具體表現(xiàn)為經(jīng)使用所獲得的“知名度”，另一個是搶注人所表現(xiàn)出的惡意程度，表現(xiàn)在“惡意”上。四種情形在兩個“內(nèi)核”上的具體要求不同，相互之間存在緊密的邏輯聯(lián)系：在“知名度”要求方面呈遞減關(guān)系，未注冊馳名商標(biāo)保護(hù)條款要求最高（“馳名商標(biāo)”），不正當(dāng)手段搶注條款要求次之（“已經(jīng)使用并有一定影響力”），其他關(guān)系搶注再次之（“在先使用”），代理人、代表人關(guān)系搶注條款要求最低（對使用無要求）。與之相應(yīng)的，四種情形在“惡意”問題上呈遞增關(guān)系，未注冊馳名商標(biāo)保護(hù)條款要求最低（“復(fù)制、摹仿或者翻譯”本質(zhì)上指商標(biāo)近似），不正當(dāng)手段搶注條款要求次之（“不正當(dāng)手段搶先注冊”），其他關(guān)系搶注再次之（“合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在”），代理人、代表人關(guān)系搶注條款要求最高（“代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊”，這種行為是對誠信體系構(gòu)成極大破壞）。

基于上述分析，回到前文提出的問題，將商標(biāo)法第三十二條規(guī)定中的兩個核心問題“有一定影響”和“采用了不正當(dāng)手段”，放到我國商標(biāo)法對未注冊商標(biāo)保護(hù)制度的體系中進(jìn)行理解，尋找邊界。具體來說就是，是否“有一定影響”，即知名度的要求，應(yīng)當(dāng)是介于未注冊馳名商標(biāo)保護(hù)條款和其他關(guān)系搶注條款之間，低于馳名商標(biāo)的知名度要求，高于“在先使用”的基礎(chǔ)要求；而對于是否“采用了不正當(dāng)手段”，即“惡意”方面的要求，應(yīng)當(dāng)高于未注冊馳名商標(biāo)保護(hù)條款（商標(biāo)近似），低于其他關(guān)系搶注條款（“合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系等特定關(guān)系”）。在這個限度內(nèi)，對于將商標(biāo)法第三十二條規(guī)定中的兩個核心問題是否“有一定影響”和是否“采用了不正當(dāng)手段”，在個案中動態(tài)把握，比如在先使用商標(biāo)知名度明顯很高的，對于“采用了不正當(dāng)手段”的要求應(yīng)當(dāng)更低一些；相反，如果是明顯“采用了不正當(dāng)手段”的，對于知名度的要求則稍放低一些。也就是說，不能在兩方面都設(shè)置很高的保護(hù)門檻，既要求具有很高的知名度（接近于馳名商標(biāo)），又要求具有明顯的惡意程度（存在合同、業(yè)務(wù)往來等特點(diǎn)關(guān)系而明顯知曉）。