北京快幫知識產權有限公司 　　商業(yè)方法相關專利申請是目前專利界比較關心的一個話題，筆者在本文中將結合處理過的實例來談一些感受，以期拋磚引玉。 　　一、在意見陳述時，不能單純滿足于說明該專利申請請求保護的發(fā)明不是一種智力活動的規(guī)則和方法 　　在目前的實際操作中，審查員與申請人/代理人之間的爭辯經常出現這樣的情況：審查員在未經檢索的情況下，就根據權利要求中出現的商業(yè)性詞匯，如“出售、價格、費用、經銷”等，認定專利申請要求保護的發(fā)明的實質是商業(yè)方法，解決的問題不是技術問題，產生的效果也不是技術效果，因此屬于智力活動的規(guī)則和方法；而申請人/代理人則強調發(fā)明所采用的是技術手段（如計算機技術和網絡技術），作為方案整體來說是技術方案。整個過程中雙方各執(zhí)一詞，互相都無法說服對方，從而勢必延長實質審查程序，甚至使得有可能授權的專利申請面臨被駁回的后果。 　　實際上，從狹義的角度出發(fā)，商業(yè)方法相關發(fā)明專利申請是指以利用計算機和網絡技術完成商業(yè)方法為主題的發(fā)明專利申請。商業(yè)方法涉及商業(yè)活動和事務，包括：金融、保險、證券、租賃、拍賣、投資、營銷、廣告、旅游、娛樂、服務、房地產、醫(yī)療、教育、出版、經營管理、企業(yè)管理、行政管理、事務安排等。商業(yè)方法相關發(fā)明專利申請的所屬技術領域是指用于完成商業(yè)方法的計算機和網絡技術領域。 　　也就是說，由于商業(yè)方法是通過計算機和網絡技術實現的，其具體實施時一般會借助于計算機和網絡技術領域的技術手段來實現，被審查員認定為商業(yè)方法的專利申請就其整體而言或多或少都會帶有技術的色彩。因此單純說明該專利申請請求保護的發(fā)明不是一種智力活動的規(guī)則和方法，筆者認為能夠成功說服審查員的可能性是不大的。 　　有鑒于此，2001年修改后的《審查指南》第二部分第一章第3.2節(jié)補充規(guī)定：“如果一項發(fā)明就整體而言并不是一種智力活動的規(guī)則和方法，但是發(fā)明的一部分屬于智力活動的規(guī)則和方法，則不應當完全排除其獲得專利權的可能性，需要具體分析，按下述兩種情況區(qū)別對待： 　　(i)如果發(fā)明對于現有技術的貢獻僅僅在于屬于智力活動的規(guī)則和方法的部分，則應將該發(fā)明視為智力活動的規(guī)則和方法，不授予其專利權； 　　(ii)如果發(fā)明對于現有技術的貢獻不在于或不僅僅在于屬于智力活動的規(guī)則和方法的部分，則不能依據專利法第二十五條第一款第（二）項拒絕授予其專利權。” 　　因此，狹義的商業(yè)方法相關發(fā)明專利申請并不必然屬于不可授予專利權的客體。在爭辯過程中，除了說明該專利申請請求保護的發(fā)明就整體而言不是一種智力活動的規(guī)則和方法，還需要進一步說明其與最接近的現有技術相比，不同之處不僅僅在于商業(yè)規(guī)則，還在于采用了新的技術手段，并且解決的問題和獲得的效果也具有技術性，即滿足方案的技術三要素均為技術性的條件。 　　二、在意見陳述時，應該從技術性的角度出發(fā) 　　在目前的實踐中，基于商業(yè)方類專利申請的特殊性，有些申請人/代理人在意見陳述中總是側重強調爭議的專利申請的方案不是商業(yè)實施的方法，不涉及智力活動的因素，但這顯然是不夠客觀的，也難以說服審查員。 　　這是因為實際的商業(yè)方法中既包括商業(yè)方法本身的智力活動因素，又包括計算機或網絡技術等技術性因素，使得技術性因素在很多情況下難以被清楚地分辨出來，這也正是審查員在面對此類專利申請時，一般會認為其屬于智力活動的規(guī)則和方法的原因。因此，在處理過程中，筆者建議按照下述步驟進行意見陳述。 　　2.1 分析構成發(fā)明方案所需的特征 　　首先，應該具體分析權利要求請求保護的發(fā)明中記載了哪些特征，哪些特征具有智力活動的因素，哪些特征是客觀的技術特征，例如，依據客觀存在的數據產生的數據處理的行為不應被看作是智力活動的規(guī)則和方法。 　　2.2 找出對現有技術做出貢獻的特征 　　在此基礎上，進一步分析對于現有技術做出貢獻的部分是屬于哪一類的特征。 　　通常，對于智力活動的方法專利來說，所述智力活動本身是發(fā)明的主體，網絡媒介只是智力活動借用的工具，例如財務計算方法。 　　而非智力活動的方法專利中，智力活動相關的特征通常只是申請人為了將發(fā)明敘述得更完整而使用的一種描述方式，與智力活動有關的內容對發(fā)明的貢獻是“少量且非本質的”。 　　當然，這種描述方式也存在一定的問題：一方面極有可能導致商業(yè)方法中包含的智力活動因素掩蓋其技術性因素，由此使專利申請文件的主題和實質內容以商業(yè)活動為中心而缺乏技術性，不僅難以獲得專利授權，還會給競爭對手帶來足夠的提示，使其利用公開的內容構建對本發(fā)明限制的專利；另一方面會限制專利的保護范圍。 　　2.3 判斷發(fā)明是否屬于可授權的客體 　　在進行上述的分析后，如果做出貢獻的是其中具有智力活動因素的特征，則必須承認該專利申請不屬于可授予專利權的客體。 　　如果做出貢獻的特征是其中的技術手段，則可以指出： 即使發(fā)明的一部分屬于智力活動的規(guī)則和方法，但由于發(fā)明對于現有技術的貢獻不僅僅在于屬于智力活動的規(guī)則和方法的部分，根據《審查指南》第二部分第一章第3.2節(jié)的規(guī)定，不能以專利法第二十五條第一款第（二）項為由拒絕授予專利權。 　　三、在意見陳述中時，應該進一步闡明專利申請的本質 　　如上所述，在說明商業(yè)方法相關發(fā)明專利申請就整體而言是技術方案，并且針對最近接的現有技術所解決的是技術問題，也產生了技術效果后，基本可以說明該專利申請確實不屬于智力活動的規(guī)則和方法。 　　在此基礎上，應該進一步結合《審查指南》第九章的規(guī)定，闡明該專利申請的本質。這是因為，商業(yè)方法相關發(fā)明專利申請既具有涉及計算機程序的共性，又具有計算機和網絡技術與商業(yè)活動和事務結合所帶來的特殊性。涉及計算機程序的發(fā)明專利申請的審查原則和基準同樣適用于商業(yè)方法相關發(fā)明專利申請的審查。 　　而《審查指南》第九章第2.2節(jié)將可授予專利權的計算機程序歸納為下述四部分：用于工業(yè)過程控制的涉及計算機程序的發(fā)明專利申請；涉及計算機內部運行性能改善的發(fā)明專利申請；用于測量或測試過程控制的涉及計算機程序的發(fā)明專利申請；用于外部數據處理的涉及計算機程序的發(fā)明專利申請。 　　一般而言，商業(yè)方法相關發(fā)明專利申請可以歸類于用于外部數據處理的涉及計算機程序的發(fā)明專利申請。對此，《審查指南》指出：如果發(fā)明專利申請的主題是利用在公知計算機上運行的計算機程序對外部數據進行處理，以解決某個具體的技術問題，那么，由于它所處理的是利用了技術手段，并能夠獲得技術效果的技術問題，所以，這種發(fā)明專利申請屬于可給予專利保護的客體。 　　下面，向大家介紹一個筆者處理的實例。 　?。ㄒ唬┥暾埲颂峤坏脑紝＠暾埼募臋嗬?　　該發(fā)明專利申請涉及一種通信領域數據接入系統(tǒng)中的計費方法。采用本發(fā)明的方案，計費與網絡資源的利用率匹配更合理，便于采用靈活的計費方式。其申請時共有7項權利要求，其中權利要求1是獨立權利要求，而權利要求2至7均為從屬權利要求。獨立權利要求1記載如下： 　　“1、一種數據接入系統(tǒng)中的計費方法，包括： 　　 （1）在接入設備中存儲用戶的計費范圍和計費屬性； 　　 （2）根據不同的計費屬性設定不同的計費費率； 　　 （3）根據接收到的報文中的用戶計費范圍和計費屬性采用相對應的計費費率進行計費?！?　　權利要求2的記載如下： 　　“2、根據權利要求1所述的數據接入系統(tǒng)中的計費方法，其特征在于步驟(3)進一步包括下述步驟： 　　 （21）接入設備接收接入的報文； 　　 （22）判斷該報文是否為從用戶到用戶或者從用戶到網絡的報文，如果是，轉步驟(23)，否則轉步驟(24)； 　　 （23）根據報文的源地址確定該報文所屬用戶的計費范圍和用戶標識（ID），然后根據報文的目的地址確定報文所屬用戶的計費屬性， 然后轉步驟(25)； 　　 （24）判斷所述報文是否為從網絡到用戶的報文，如果是，根據報文的目的地址確定該報文所屬用戶的計費范圍和用戶標識（ID）， 根據報文的源地址確定報文的計費屬性，然后轉步驟（25）， 否則，認為所述報文為從網絡到網絡的報文，忽略對該報文的計費，然后結束計費操作； 　?。?5）根據用戶ID和報文的計費屬性確定計費費率以及報文的長度等對接入的報文進行計費，然后結束計費操作?！?　　權利要求3至權利要求7分別限定該方法中建立用戶屬性表、建立目的地址屬性表、建立費率等級表、建立費用記錄表以及利用該表進行計費的步驟。 　?。ǘ彶閱T的第一次審查意見 　　審查員發(fā)出第一次審查意見通知書指出：當前全部權利要求1至7屬于專利法第25條規(guī)定的不授予專利權的范圍，同時說明書中也沒有記載其他任何可以授予專利權的實質內容，該申請將被駁回。 　　具體理由是：權利要求1請求保護的是一種數據接入系統(tǒng)的計費方法，由說明書中的記載可知，本申請的目的在于提供一種在數據接入系統(tǒng)中有效、合理地利用網絡資源的計費方法，其所要解決的問題不是一個技術性的問題。權利要求1中雖然包含了接入設備即網絡硬件的限定，但接入設備是網絡中的公知設備，權利要求1實質上是利用公知的網絡技術來實現計費方法本身，其本質上是一種商業(yè)方法，所獲得效果也不是技術效果。因而，權利要求1請求保護的客體屬于專利法第二十五條第一款第（二）項所述的智力活動的規(guī)則和方法的范圍，不能被授予專利權。 　　對于從屬權利要求2至7，審查員認為：其分別對該計費方法作了進一步限定，從屬權利要求3-6的限定部分分別對用戶屬性表、目的地址屬性表、費率等級表和費用記錄表所包括的內容進行了進一步限定。他們仍未解決技術問題和產生技術效果，實質上屬智力活動的規(guī)則和方法。因而，權利要求2-7請求保護的客體也屬于專利法第二十五條第一款第（二）項規(guī)定的不授予專利權的范圍，不能被授予專利權。 　?。ㄈ彶橐庖娹D達、修改及意見陳述 　　應該說，審查員傾向于駁回該專利申請。代理人注意到，審查員在通知書中并沒有詳細說明權利要求2和7記載的方案為何屬于智力活動的規(guī)則和方法。因此，代理人在部門主任的幫助下，參照《審查指南》，對從屬權利要求2記載的方案進行了認真的分析，認為從屬權利要求2所記載的方案屬于可授權專利權的客體。 　　為此，在與申請人進行商議后，將權利要求1和權利要求2合并，在新的權利要求的基礎上進行了如下的意見陳述： 　?。?）引用了《審查指南》對智力活動的解釋，指出： 　　首先，權利要求1的方案不能脫離通信網絡而獨立存在，因此該方案本身一定存在智力活動無法左右的、來自網絡本身產生的非智力活動的內容，例如網絡計費屬性中報文的源、目的地址。對這些內容進行處理的過程，就是利用網絡的特點進行的，假設上述步驟被看作是智力活動的規(guī)則而不受自然法則的約束，則報文無需接入設備就可獲知，而且報文的源、目的地址等計費屬性也可以忽略或更改，然而恰恰由于這些內容的網絡特性，使得只能利用網絡提供的、客觀存在的、具有網絡特性的報文進行計費操作，這些依據客觀存在的數據產生的數據處理的行為不應被看作是智力活動的規(guī)則和方法。 　　其次，權利要求1的技術方案不是純粹指導人們對信息進行思維、識別、判斷和記憶的規(guī)則和方法，就像幾乎所有的技術方法一樣，本發(fā)明也是利用自然存在的事實的規(guī)律組織對客觀事實的創(chuàng)造和加工，從而使客觀存在的事實產生形態(tài)延伸，進而解決現有技術存在的問題和缺陷。具體說，依據本發(fā)明的記載，由于現有的方法沒有能夠體現ISP實現接入用戶的成本，導致不能有效利用網絡資源。本發(fā)明對于技術的貢獻就在于利用網絡報文的客觀屬性（即用戶權限、地址等）進行針對接收到的報文計費，這樣的計費于網絡資源的利用率匹配合理，有利于指導用戶有效合理地利用網絡資源。由于本發(fā)明是利用了自然規(guī)則，能夠解決技術問題、產生技術效果的方法，其不同于真正的智力活動的規(guī)則和方法。 　　第三，本發(fā)明權利要求1所述的方法只有一部分屬于智力活動，例如步驟B，而另一部分則描述了利用網絡客觀存在的數據特性進行計費的處理過程。本發(fā)明權利要求1整體應屬于《審查指南》第二部分第九章第2.2.4 節(jié)所規(guī)定的用于外部數據處理的涉及計算機程序的發(fā)明專利申請。 　　（2）即使本發(fā)明的一部分屬于智力活動的規(guī)則和方法，但由于本發(fā)明對于現有技術的貢獻不僅僅在于屬于智力活動的規(guī)則和方法的部分，根據《審查指南》第二部分第一章第3.2節(jié)的規(guī)定，不能以專利法第二十五條第一款第（二）項為由拒絕授予本發(fā)明專利權。 　　如果僅根據權利要求1中出現的步驟B所述的“根據不同計費屬性設定不同的計費費率”以及其它步驟隱含的“確定計費范圍、計費屬性”等公知內容的字面的含義，很容易將本發(fā)明理解為智力活動的規(guī)則和方法。但是，上述并不能說明本發(fā)明的全部，只是申請人為了將本發(fā)明敘述得更完整而使用的一種描述方式，上述與智力活動有關的內容對本發(fā)明的貢獻是“少量且非本質的”。 　　權利要求1所述的技術方案的本質或者說對于現有技術貢獻的部分在于利用網絡報文的客觀屬性（即用戶權限、地址等）進行針對接收到的報文進行計費的過程，即根據報文的客觀屬性進行的與網絡資源匹配更合理的計費方式。采用這樣的方法能夠根據的報文的客觀特性，進行有利于與網絡資源平衡利用的計費操作，使網絡資源的使用方式信息轉化為另一種狀態(tài)――計費信息。因此，對于本發(fā)明來說，技術上的貢獻是“大量且本質的”。 　?。?）本發(fā)明屬于用于外部數據處理的涉及計算機程序的發(fā)明專利申請。 　　權利要求1所記載的技術方案屬于客觀事實或狀態(tài)轉化類發(fā)明，其對象是客觀存在的報文數據，這種狀態(tài)的轉化本身就是利用客觀規(guī)律或自然法則解決初始客觀事實或狀態(tài)存在的事實與表現不統(tǒng)一的技術問題，在本發(fā)明中的體現是計費不能反映客觀的網絡資源利用問題。對該類發(fā)明的理解應當立足于對下述問題的考察：1）初始數據是客觀的還是主觀的；2)數據狀態(tài)的轉化結果是否任意的主觀過程能夠導致；3）結果的唯一性是否得到滿足。前面已有分析，本發(fā)明從上述幾個方面都能夠得到專利法要求的審查，本發(fā)明對于現有技術的貢獻不僅僅在于屬于智力活動的規(guī)則和方法的部分，而在于大量存在的技術方案本身，因此根據《審查指南》第二部分第九章第2.2.4 節(jié)的規(guī)定，本發(fā)明應該屬于專利法保護的客體。 　　（4）由于權利要求2-6均直接或間接引用權利要求1，其所要求保護的技術方案也屬于專利法保護的客體。 　　在提交修改后的申請文本和上述意見陳述后，代理人對本專利申請最終授權的前景充滿了信心。值得欣慰的是，代理人于2005年4月8日收到國家知識產權局針對本專利申請發(fā)出的授予發(fā)明專利權通知書和辦理登記手續(xù)通知書。 　　此外，筆者感到遺憾的是，在審查意見答復過程中，對權利要求作了較大的修改，使得專利授權時確定的保護范圍受到了較大的限縮。實際上，這是由于在申請階段撰寫申請文件的過程中，對商業(yè)方法相關專利申請的經驗還不是特別豐富，對其規(guī)律的把握也不是特別到位，因此處理的不是特別完善。表現在對商業(yè)方法方案的 “技術性”處理不夠，使商業(yè)方法中包含的智力活動因素掩蓋了其技術性因素，最后不得不將從屬權利要求中更為明顯的技術特征提升到獨立權利要求中。 　　以上是筆者從該案中獲得的幾點體會，總之，在答復審查意見的過程中，需要在現有技術的基礎上準確地把握專利申請所要求保護的發(fā)明的實質，在此基礎上，有的放矢，進行針對性的答辯，盡量為申請人爭取其合法權益。