北京快幫知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 馮德魁 一．問(wèn)題的提出 根據(jù)專利法第二十二條第一款的規(guī)定，授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。也就是說(shuō)，具備創(chuàng)造性是一件發(fā)明和實(shí)用新型授予專利權(quán)的必要條件之一。因此，在專利申請(qǐng)文件的撰寫中必須充分地考慮到技術(shù)方案的創(chuàng)造性問(wèn)題，否則，有可能在后續(xù)的專利審批過(guò)程和可能的無(wú)效程序中給申請(qǐng)人帶來(lái)利益上的損失。 二．創(chuàng)造性及其評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)專利法第二十二條第三款的規(guī)定，發(fā)明的創(chuàng)造性，是指同申請(qǐng)日前已有的技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。 《審查指南》進(jìn)一步規(guī)定，所謂發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對(duì)所述技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見(jiàn)的。發(fā)明有顯著的進(jìn)步，是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。 三．與創(chuàng)造性因素相關(guān)的組成部分 對(duì)于專利申請(qǐng)文件的撰寫，應(yīng)該明確發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見(jiàn)的，且與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。為此，需要參考《審查指南》中給出的有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)的三個(gè)步驟來(lái)進(jìn)行背景技術(shù)的描述、技術(shù)問(wèn)題的界定和技術(shù)方案的確定，并根據(jù)《審查指南》中給出的顯著的進(jìn)步的判斷要求來(lái)進(jìn)行有益效果的撰寫。 四、考慮創(chuàng)造性因素的申請(qǐng)文件撰寫 《審查指南》中給出的有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)的三個(gè)步驟具體為：確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)、確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題、判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。其中，判斷是否顯而易見(jiàn)的過(guò)程要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示。 因此，在一些特殊的情形中，有可能的話，可以預(yù)先有意識(shí)地在申請(qǐng)文件的撰寫中進(jìn)行一些必要的描述，以說(shuō)明現(xiàn)有技術(shù)中不存在技術(shù)啟示。 例如，如果代理人在撰寫時(shí)檢索到兩篇對(duì)比文件，該兩篇對(duì)比文件的結(jié)合可能破壞創(chuàng)造性，應(yīng)該如何采取措施，使得申請(qǐng)文件記載的技術(shù)方案在創(chuàng)造性方面更有說(shuō)服力，并增加答復(fù)審查意見(jiàn)或者應(yīng)對(duì)可能的無(wú)效程序的主動(dòng)性？顯然，撰寫申請(qǐng)文件時(shí)需要說(shuō)明兩篇對(duì)比文件的結(jié)合是沒(méi)有技術(shù)啟示的。例如，指出所述的兩篇對(duì)比文件沒(méi)有結(jié)合的必要，也即現(xiàn)有技術(shù)中不存在解決本發(fā)明或?qū)嵱眯滦兔鎸?duì)的技術(shù)問(wèn)題的需求，自然本領(lǐng)域的技術(shù)人員也不會(huì)想到將兩者結(jié)合，從而說(shuō)明兩者沒(méi)有結(jié)合的技術(shù)啟示?；蛘撸赋鰞烧呒词菇Y(jié)合也需要克服一定的技術(shù)難題，或者帶來(lái)新的技術(shù)問(wèn)題無(wú)法克服，而本發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案卻不會(huì)產(chǎn)生該技術(shù)問(wèn)題或者可以克服此技術(shù)問(wèn)題，反映出發(fā)明人為本技術(shù)方案的產(chǎn)生付出了創(chuàng)造性的勞動(dòng)。 此外，在發(fā)明人披露的技術(shù)方案解決的技術(shù)問(wèn)題和對(duì)比文件解決的技術(shù)問(wèn)題相同，但是技術(shù)特征較為相似，即技術(shù)方案稍有不同之處的情形下，應(yīng)該如何進(jìn)行處理，以得申請(qǐng)文件記載的技術(shù)方案在創(chuàng)造性方面更有說(shuō)服力，并增加答復(fù)審查意見(jiàn)或者應(yīng)對(duì)可能的無(wú)效程序的主動(dòng)性？ 這種情況下，如果處理不當(dāng)，有可能會(huì)被認(rèn)為該對(duì)比文件中存在對(duì)本技術(shù)方案的啟示，影響到本技術(shù)方案的創(chuàng)造性。這是因?yàn)?，二者的技術(shù)問(wèn)題相同，而技術(shù)特征較為相似，有可能會(huì)被認(rèn)為二者的替代是顯而易見(jiàn)的，從現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)，不需要花費(fèi)創(chuàng)造性的勞動(dòng)就能得到本發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案。 為此，一種可能的解決方案是找出本技術(shù)方案和對(duì)比文件的不同之處，針對(duì)所述不同之處重新界定技術(shù)問(wèn)題和確定必要技術(shù)特征。這樣可能使發(fā)明人想要保護(hù)的技術(shù)方案的范圍變小，從而損害申請(qǐng)人的利益。 另一種可能的解決方案是不重新界定技術(shù)問(wèn)題，而是闡明本發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)的不同之處，說(shuō)明技術(shù)特征雖然較為相似，但是有區(qū)別，且所述區(qū)別是不能從現(xiàn)有技術(shù)中得到技術(shù)啟示的。為此，可以指出現(xiàn)有技術(shù)中具有不完善的地方或技術(shù)上的缺陷，而本發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案不同于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征能夠克服現(xiàn)有技術(shù)的方案的缺陷，本發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案作為一個(gè)整體具有創(chuàng)造性。 此外，在申請(qǐng)文件的撰寫過(guò)程中應(yīng)該盡量避免一些不當(dāng)?shù)拿枋?，以免由于這些不當(dāng)?shù)拿枋霎a(chǎn)生現(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)啟示的假象。例如，是否存在某種技術(shù)啟示與背景技術(shù)的描述和技術(shù)問(wèn)題的界定是密切相關(guān)的，如果撰寫不當(dāng)，可能帶來(lái)嚴(yán)重的效果。 例如，因?yàn)闆](méi)有找到導(dǎo)致缺陷產(chǎn)生的因素，現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷在一段時(shí)期都未能得到解決。在發(fā)明人的研發(fā)過(guò)程中，分析得到了導(dǎo)致缺陷產(chǎn)生的原因，并針對(duì)該原因采用相應(yīng)的技術(shù)手段來(lái)克服現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷。在一些發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案中，所述相應(yīng)的技術(shù)手段可能是常見(jiàn)的，相對(duì)簡(jiǎn)單的，在另一件或多件現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)有所披露。如果在專利申請(qǐng)文件的撰寫中，將發(fā)明人分析得到的導(dǎo)致缺陷產(chǎn)生的原因記載在背景技術(shù)中，通常會(huì)被認(rèn)為是現(xiàn)有技術(shù)，這是因?yàn)楸尘凹夹g(shù)部分記載的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)是對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術(shù)，也就是現(xiàn)有技術(shù)。從而，結(jié)合背景技術(shù)和所述的另一件或多件現(xiàn)有技術(shù)，可能得出現(xiàn)有技術(shù)整體上存在對(duì)本發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案的啟示，導(dǎo)致審查員或公眾對(duì)其創(chuàng)造性的合理質(zhì)疑。 也就是說(shuō)，在申請(qǐng)文件撰寫時(shí)，在背景技術(shù)部分需要描述的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案及其存在的缺陷和問(wèn)題，不宜將發(fā)明人研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)生的技術(shù)思路等披露在背景技術(shù)部分。 此外，在上述的例子中，也隱含著技術(shù)問(wèn)題的界定和技術(shù)啟示的關(guān)系。具體地說(shuō)，如果在專利申請(qǐng)文件的撰寫中，將發(fā)明人分析得到的導(dǎo)致缺陷產(chǎn)生的原因記載在背景技術(shù)中，則意味著本發(fā)明或?qū)嵱眯滦托枰鉀Q的技術(shù)問(wèn)題是與導(dǎo)致缺陷產(chǎn)生的原因?qū)?yīng)的技術(shù)問(wèn)題，而不是發(fā)明人在研究過(guò)程中面對(duì)的現(xiàn)有技術(shù)的缺陷。也就是說(shuō)，將本來(lái)屬于發(fā)明人的創(chuàng)造性勞動(dòng)（分析得到導(dǎo)致缺陷產(chǎn)生的原因）描述成了現(xiàn)有技術(shù)。這種情形下，由于認(rèn)為導(dǎo)致缺陷的原因是已知的，從而在另一件或多件現(xiàn)有技術(shù)的啟示下，應(yīng)用相應(yīng)的技術(shù)手段來(lái)克服這個(gè)缺陷成為顯而易見(jiàn)的。 此外，對(duì)于較為簡(jiǎn)單的技術(shù)方案，可以在說(shuō)明書中限制發(fā)明或者實(shí)用新型的應(yīng)用領(lǐng)域，從而避開(kāi)可能存在現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)領(lǐng)域帶來(lái)的不利影響，減少創(chuàng)造性被對(duì)比文件破壞的可能性。 另外，《審查指南》中還給出了判斷一個(gè)技術(shù)方案是否具有專利法所規(guī)定的創(chuàng)造性的輔助判斷標(biāo)準(zhǔn)：本發(fā)明是否解決了人們一直渴望解決但是始終未能獲得成功的技術(shù)難題？是否發(fā)明克服了技術(shù)偏見(jiàn)？是否發(fā)明取得了意料不到的技術(shù)效果？是否發(fā)明獲得了商業(yè)上的成功？只要技術(shù)方案存在上述的一種情況，則可初步認(rèn)為發(fā)明具有創(chuàng)造性。為此，在撰寫專利申請(qǐng)文件時(shí)，應(yīng)該盡量和發(fā)明人就上述輔助判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行溝通，如果答案是肯定的話，應(yīng)該在申請(qǐng)文件中記載這些事宜，以使得申請(qǐng)文件記載的技術(shù)方案在創(chuàng)造性方面更有說(shuō)服力，并增加答復(fù)審查意見(jiàn)或者應(yīng)對(duì)可能的無(wú)效程序的主動(dòng)性。 五．總結(jié)及建議 總之，關(guān)于申請(qǐng)文件的撰寫，要時(shí)刻考慮到申請(qǐng)文件的創(chuàng)造性，將創(chuàng)造性的審查標(biāo)準(zhǔn)和審查指南對(duì)創(chuàng)造性的要求應(yīng)用到申請(qǐng)文件的撰寫當(dāng)中，以增強(qiáng)申請(qǐng)文件的創(chuàng)造性的說(shuō)服力，并增加答復(fù)有關(guān)創(chuàng)造性審查意見(jiàn)或者應(yīng)對(duì)可能的無(wú)效程序的主動(dòng)性。