2014年12月10日，專利復審委員會作出第24591號無效宣告請求審查決定，該決定涉及國家知識產(chǎn)權(quán)局于2006年11月15日公告授權(quán)的名稱為《具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺類組蛋白去乙?；敢种苿┘捌渌幱弥苿?、專利號為03139760.3的發(fā)明專利。

該專利授權(quán)公告時的權(quán)利要求1如下：

“1、一種具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺類組蛋白去乙?；敢种苿?，其特征在于，該化合物的結(jié)構(gòu)通式如下所示：

（I）

 其中，A為苯環(huán)或吡啶環(huán)，環(huán)上無取代基或含有1至4個取代基，取代基為鹵素、1至4個碳原子的烷基或三氟甲基：

 B為苯環(huán)；Z為共價鍵；Y為-CO-NH-CH2-；R1、R2分別為氫或1至4個碳原子的烷基；R3為氫；R4為氨基； X1、X2、X3、X4其中之一為鹵素或1至4個碳原子的烷基，其余為氫?！?/span>

針對上述專利權(quán)，無效宣告請求人于2013年11月13日向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提出了無效宣告請求及證據(jù)，其理由是本專利權(quán)利要求1-6不符合專利法第33條、第26條第4款、第22條第3款以及專利法實施細則第20條第1款的規(guī)定，說明書不符合專利法第33條的規(guī)定，請求宣告本專利權(quán)利要求1-6全部無效。

專利權(quán)人針對上述無效宣告請求于2014年01月26日提交了意見陳述書以及反證。

專利復審委員會本案合議組于2014年02月11日將上述意見陳述書及其附件轉(zhuǎn)送給請求人，并要求其一個月內(nèi)答復。請求人期滿未提交答復意見。

2014年07月03日專利復審委員會本案合議組向雙方當事人發(fā)出了口頭審理通知書，定于2014年 08月19日舉行口頭審理。

2014年08月19日，口頭審理如期舉行，雙方當事人均出席了本次口頭審理。在口頭審理過程中，合議組記錄如下事項：

（1） 專利權(quán)人當庭提交申請文件的修改文本，將授權(quán)公告的權(quán)利要求1修改為：

“1、一種具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺類組蛋白去乙?；敢种苿?，其特征在于，該化合物的結(jié)構(gòu)式如下所示：

”

合議組當庭將上述修改文本轉(zhuǎn)送給請求人。

（2）關(guān)于修改文本，請求人認為：因權(quán)利要求1-3的修改不屬于并列技術(shù)方案的刪除，故其超出了規(guī)定的期限，不能被接受。

專利權(quán)人認為權(quán)利要求1是對取代基定義的進一步限定，屬于對馬庫什并列技術(shù)方案的刪除，權(quán)利要求2刪除了原權(quán)利要求4中“或由于核受體活性下降”的部分，也屬于并列技術(shù)方案的刪除，故應(yīng)當允許。

專利復審委員會合議組作出無效宣告請求審查決定，合議組認為：本案中，專利權(quán)人將權(quán)利要求1的馬庫什通式化合物修改成具體化合物，該化合物是其說明書實施例2具體制備的唯一化合物。并且，對于本專利授權(quán)文本權(quán)利要求所概括的通式化合物，申請人在說明書中僅給出了其中兩個具體化合物的制備過程以及結(jié)構(gòu)確認數(shù)據(jù)，即實施例2和4；而在這其中，僅測試了實施例2化合物的活性效果，包括對組蛋白去乙?；傅捏w外抑制以及對腫瘤細胞的生長抑制作用，未給出任何與實施例4化合物相關(guān)的活性測試情況描述。所屬領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀本專利說明書，根據(jù)該說明書所記載的內(nèi)容應(yīng)當可以獲知，上述實施例2化合物是本專利的發(fā)明核心所在。

專利審查指南對無效宣告程序中權(quán)利要求的修改方式進行了限制，其規(guī)定修改權(quán)利要求書的具體方式一般僅限于權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除?？梢钥闯?，專利審查指南一方面強調(diào)絕大多數(shù)情況下以上述三種修改方式為原則，另一方面也并未完全排除存在其他修改方式的可能性。而針對本案的修改，合議組認為：盡管專利權(quán)人對權(quán)利要求1所作的上述修改不屬于并列技術(shù)方案的刪除，但是，修改后的具體化合物不僅在專利說明書中有明確記載，而且其屬于本專利的發(fā)明核心所在。如果允許專利權(quán)人進行上述修改，則能夠更加充分地體現(xiàn)專利制度鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的立法本意，并且有助于專利確權(quán)程序在評判專利的技術(shù)貢獻時聚焦發(fā)明實質(zhì)；同時，鑒于修改后的具體化合物在專利說明書中已被作為專利核心內(nèi)容公開并在其保護范圍之內(nèi)，允許上述修改也不會帶來公示性方面的問題；因此，上述修改并不違背專利審查指南對修改方式進行限制的初衷，應(yīng)可以作為例外情形而被接受。由于專利審查指南并沒有對上述修改方式的修改時機作出限制，因此，專利權(quán)人在口頭審理當庭提交的上述修改應(yīng)當被允許。

案例評析

本案例是關(guān)于無效宣告程序中對專利文件修改的典型案例?！秾＠ā穼τ谠跓o效宣告程序中對專利文件的修改沒有相關(guān)規(guī)定，《專利法實施細則》第69條中有規(guī)定：

“在無效宣告請求的審查過程中，發(fā)明或者實用新型專利的專利權(quán)人可以修改其權(quán)利要求書，但是不得擴大原專利的保護范圍。發(fā)明或者實用新型專利的專利權(quán)人不得修改專利說明書和附圖，外觀設(shè)計專利的專利權(quán)人不得修改圖片、照片和簡要說明?！?/span>

《專利審查指南》2010版中進一步規(guī)定了：發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠募男薷膬H限于權(quán)利要求書，其原則是：

（1）不得改變原權(quán)利要求的主題名稱。

（2）與授權(quán)的權(quán)利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍。

（3）不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

（4）一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征。

在滿足上述原則下，《專利審查指南》進一步限制了權(quán)利要求的修改方案：一般僅限于權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除。

上述前兩條原則的規(guī)定是為了合理保護公眾的利益不受損害，國家知識產(chǎn)權(quán)局在公告授予發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)后，公眾通過閱讀授權(quán)的專利文件的權(quán)利要求書，就可以清楚地知曉該專利權(quán)利要求的保護范圍，從而規(guī)范自己的生產(chǎn)經(jīng)營行為，對于權(quán)利要求沒有要求保護而又在說明書中公開的技術(shù)方案，該方案視為捐獻給了公眾，如果允許專利權(quán)人通過修改權(quán)利要求而改變原權(quán)利要求的主題名稱或者擴大原專利的保護范圍，就有可能導致公眾原本認為不會侵犯專利權(quán)的生產(chǎn)經(jīng)營行為變成侵權(quán)行為，從而誤導公眾侵權(quán)，也有損國家知識產(chǎn)權(quán)局的信譽。

對于上述前3條原則的規(guī)定，《專利審查指南》中都給了絕對的規(guī)定，上述前三條的規(guī)定對于平衡專利權(quán)人與公眾之間的利益存在的爭議也較小，關(guān)鍵在于第四條，一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征，這里的“一般”應(yīng)該作何理解，例外的情況有哪些，審查指南中并未有進一步的說明。

實際上，《專利審查指南》中的上述第四條的規(guī)定，是為了避免使無效宣告請求程序?qū)嵸|(zhì)上變?yōu)槟芊袷谟鑼＠麢?quán)的實質(zhì)審查程序，無效宣告制度設(shè)置的機制在于對已授予的專利權(quán)在公眾的輔助下進行再次審查，審查該專利權(quán)是否授權(quán)不當，以防止專利權(quán)人妨害公眾的利益。

本案中，合議組明確指出了專利權(quán)人對權(quán)利要求的修改不屬于技術(shù)方案的刪除，即不屬于《專利審查指南》中所列的“一般”情況，其給出的主要理由是：（1）修改后的技術(shù)方案是專利的發(fā)明核心，允許這樣的修改能夠體現(xiàn)專利制度鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的立法本意以及在專利確權(quán)程序中聚焦發(fā)明實質(zhì)；（2）允許上述修改不會影響公示性。

專利權(quán)人的在口審當庭提交的權(quán)利要求的修改方式屬于增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征，如果允許這樣的修改，那么對于這樣的修改方式，修改后的權(quán)利要求的技術(shù)特征發(fā)生了變化，請求人原提交的證據(jù)所針對的權(quán)利要求的技術(shù)特征發(fā)生了變化，相應(yīng)的，原提交的證據(jù)很可能已經(jīng)無法適應(yīng)修改后的權(quán)利要求，這時，無效宣告的請求人理論上應(yīng)該再獲得一次補充證據(jù)的機會，但是，《專利審查指南》中關(guān)于請求人舉證的時限是有明確限制的，一是自提出無效宣告請求之日起1個月內(nèi)補充證據(jù)，二是針對專利權(quán)人合并式修改權(quán)利要求或者提交的反證，請求人在復審委指定的期限內(nèi)補充證據(jù)，可見，《專利審查指南》中也未明確給出對于增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征，請求人是否可以補充證據(jù)以及補充證據(jù)的期限，如果復審委沒有告知或者不允許無效宣告請求人可以在指定的期限內(nèi)補充證據(jù)，那么，這樣的程序顯然對無效宣告的請求人顯失公平，如果復審委明確告知無效宣告請求人可以在指定的期限內(nèi)補充證據(jù)，那么無效宣告所針對的事實、證據(jù)以及結(jié)合證據(jù)所闡述的理由很可能都會發(fā)生變化，這時，復審委很可能還需要再次進行口頭審理，耗費更多的時間與精力，這樣，最終造成的結(jié)果就是使無效宣告程序最終實質(zhì)上等同于實質(zhì)審查程序，這只會降低專利制度的信譽，極大地損害了專利制度的莊嚴性。并且，如果允許這樣的修改，那么專利權(quán)人在撰寫申請文件以及在實質(zhì)審查的過程中，便可以放心大膽地追求過寬的保護范圍而不用考慮后續(xù)的確權(quán)程序中會因此而導致權(quán)利的喪失，因此，其后果無非是專利權(quán)人在有人請求無效宣告其專利無效時再重新將說明書中所記載的發(fā)明的核心內(nèi)容增加到權(quán)利要求書中，使無效程序?qū)嵸|(zhì)變?yōu)榈诙螌嵸|(zhì)審查程序，損害了專利制度的信譽。因此，無效宣告程序既要平衡專利權(quán)人的利益，又要平衡無效宣告請求人的利益，同時還要考慮到專利制度設(shè)置不同的程序的意義，維護專利制度的權(quán)威和信譽。

另一方面，如果考慮到不允許這樣的修改是將無效宣告中的修改原則理解得過于嚴苛，不利于鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，對此，筆者認為，專利在無效宣告程序之前，有審查程序以及針對該審查程序的補救程序——復審程序，即從法律的程序上來講，已經(jīng)考慮到撰寫方面可能會存在的問題以及需要針對現(xiàn)有技術(shù)的水平確定專利要求保護的范圍，并相應(yīng)地給了專利權(quán)人足夠的時機去修改和調(diào)整，另外，經(jīng)過了幾十年的發(fā)展和成長，我國的專利代理人的撰寫水平也有了長足的進步，如果不允許本案中的這種修改方式也有利于約束專利權(quán)人在申請和審查階段將權(quán)利要求的保護范圍限定地過于寬泛，避免損害公眾的利益。