從“天下第一刀”名分之訴論專利的創(chuàng)造性 北京快幫知識產(chǎn)權有限公司 專利代理人 顧潤豐 中國人民解放軍三軍儀仗隊專用指揮刀、共和國國旗護衛(wèi)隊升旗指揮刀被國家領導人命名為“天下第一刀”，此刀從誕生至今，見證了香港回歸、五十周年大慶、澳門回歸等國家重大事件，國家領導接見外國元首900余次用上此刀，因此“天下第一刀”引起了世界人民的矚目，為祖國爭得了榮譽，也是國威、軍威的體現(xiàn)，軍事博物館已經(jīng)將此刀作為珍貴文物收藏，國家博物館也將此刀作為文物收藏。 “天下第一刀”發(fā)明人沈從岐先生于2000年7月申請專利保護，并于2001年3月獲得專利權。而從事刀具生產(chǎn)的葉某，為了逃避生產(chǎn)此刀時的專利侵權責任，向國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會提出了無效宣告請求，從此拉開了“天下第一刀”名分之爭的序幕。 2004年1月15日，國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會以“天下第一刀”不具有創(chuàng)造性為由宣告該項專利無效。為此，專利權人狀告國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會，并委托集佳知識產(chǎn)權代理有限公司的專利代理人和律師代理相關事宜，開始了“天下第一刀”名分之訴。 作為本案的代理人，筆者親歷了本案的無效及訴訟過程，對本案有著深刻地了解和認識，經(jīng)過詳盡的分析，筆者認為，“天下第一刀”具有創(chuàng)造性。 《專利法》第二十二條規(guī)定：創(chuàng)造性，是指同申請日以前已有的技術相比，該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著進步，該實用新型有實質(zhì)性特點和進步。葉某在提出專利無效時依據(jù)的是專利權人的名稱為“中山寶刀”的在先專利，“天下第一刀”和“中山寶刀”的區(qū)別主要表現(xiàn)在兩點：一是刀把與護頭的連接采用了過盈配合的連接方式；二是刀鞘與刀身連接采用了彈簧銷和凹槽相互結(jié)合的方式。 國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會承認對比證據(jù)和本專利存在的技術特征上的區(qū)別，對于第一個區(qū)別特征，專利復審委員會認為：采用過盈配合將兩部件連接起來為一體是機械領域常見的連接方式。對于第二個區(qū)別特征，專利復審委員會主動以“門鎖以及彈簧刀”作為現(xiàn)有技術的證據(jù)，并以此認為區(qū)別特征二不具有創(chuàng)造性，提出了“本專利采用的這種定位防脫結(jié)構也是所屬領域乃至日常生活中常用的防止兩部件發(fā)生相對移動的結(jié)構，例如門鎖以及彈簧刀就經(jīng)常采用這種結(jié)構”的觀點。對此，筆者認為專利復審委員會的觀點值得商榷。 一、專利創(chuàng)造性的判斷要符合審查指南的相關規(guī)定 本專利是對專利權人的“中山寶刀”專利的進一步改進，其改進之處之一就是用過盈配合代替了傳統(tǒng)的銷釘緊固。刀劍作為一種兵器，在中國已經(jīng)有上千年的歷史，本專利所涉及的“天下第一刀”并非傳統(tǒng)的兵器，而是一種供儀仗隊閱兵使用的指揮刀，其性能不要求殺傷力大，而在于結(jié)實、耐用、抽出插入靈活方便，“中山寶刀”屬于初期開發(fā)、生產(chǎn)儀仗隊閱兵使用的指揮刀時本專利權人的發(fā)明，所采用的仍然是傳統(tǒng)的、一般刀劍中慣用的銷釘緊固的方式，這種銷釘式緊固方式對于傳統(tǒng)刀劍來說可能是合適的，但對于儀仗隊指揮刀來說卻存在缺陷，因為作為儀仗隊指揮刀并不存在砍殺動作，但為了顯示指揮員的威武，當?shù)度肭蕰r要用力一擊，在強大剪切力的作用下，橫向的銷釘會變形甚至被切斷，焊縫也容易開裂，存在不安全隱患，本專利正是針對這種情況對本人的在先專利進行的改進，采用本專利的過盈配合，完全可以適應這種沖擊力，而且在沖擊力的作用下，手把與護頭之間的結(jié)合力會更強，這正是本專利采用過盈配合所帶來的特殊效果。 《審查指南》在實用新型的創(chuàng)造性審查標準中規(guī)定：對于實用新型而言，一般著重考慮該實用新型所屬的技術領域，同時考慮其類似、相近或相關的技術領域。專利復審委員會引述的“機械領域”是一個非常寬泛的領域，里面包括很多具體的技術領域，刀劍只是屬于機械領域中的一個很小的領域。 專利復審委員會忽視上述基本事實，將“過盈配合”與“焊接、鉚接以及螺紋連接”這幾種方式簡單的等同起來，在沒有任何證據(jù)支持的情況下，就認定“本領域的技術人員在現(xiàn)有制刀技術中采用焊接方式將手把與刀鞘（筆者注：本專利是刀把與護頭的連接采用了過盈配合的連接方式）將連接為一體的技術啟示下，完全可以想到采用能起到相同作用的過盈配合連接方式”，筆者認為這種做法違反了審查指南關于“創(chuàng)造性”判斷的基本原則。 筆者認為：看一件專利是否具有創(chuàng)造性，關鍵要看：一、連接方式的選擇是否產(chǎn)生了特殊的技術效果，二、現(xiàn)有技術是否給出了與這種選擇有關的技術啟示。 由此可知，本專利采用的過盈配合技術帶來了特殊的技術效果，其他任何連接方式都不具有這種技術效果；無效宣告請求所依據(jù)的證據(jù)也沒有任何這種技術啟示，在中國上千年的刀劍史上，也從未有出現(xiàn)過“刀把與護頭的連接采用了過盈配合的連接方式”，在這種情況下，就不能認為：本專利采用這種結(jié)構對本領域普通技術人員來說是顯而易見的，因此，筆者認為，本專利具有創(chuàng)造性。 二、判斷創(chuàng)造性不能違反請求原則的規(guī)定 審查指南的請求原則是，在無效宣告程序中，合議組通常僅針對當事人提出的無效宣告請求的范圍、理由和提交的證據(jù)進行審查。 當事人提出的無效宣告請求提交的證據(jù)為本專利權人的在先專利“中山寶刀”，其采用的“定位防脫結(jié)構”為“摩擦自鎖”結(jié)構，其存在的缺陷是使用一段時間后容易產(chǎn)生夾不緊的現(xiàn)象，國外的儀仗隊指揮刀還有的采用鎖扣式結(jié)合的方式，但鎖扣式結(jié)合的方式雖然可以保證夾緊，但容易出現(xiàn)緊急時打不開的情況，這對于儀仗隊的指揮刀來說都是應當盡量避免的，本專利正是針對上述缺陷，刀鞘與刀身連接巧妙的采用了“彈簧銷和凹槽相互結(jié)合的方式”，這實際上是將兩種方式的優(yōu)點結(jié)合在了一起，這一特征，無效請求人所提交的證據(jù)中未被公開，也就是說，合議組承認無效請求人沒有提供任何證據(jù)證明本專利的上述技術特征屬于現(xiàn)有技術的范疇，在缺少任何證據(jù)支持的情況下，合議組卻主動以“門鎖以及彈簧刀”作為現(xiàn)有技術的證據(jù)，（筆者注：門鎖和刀根本不屬于同一技術領域）并由此認定本專利的上述第二個區(qū)別特征缺乏創(chuàng)造性， 即提出了“本專利采用的這種定位防脫結(jié)構也是所屬領域乃至日常生活中常用的防止兩部件發(fā)生相對移動的結(jié)構，例如門鎖以及彈簧刀就經(jīng)常采用這種結(jié)構”的觀點。 筆者認為，合議組的上述作法是不妥當?shù)?，違反了審查指南所規(guī)定的請求原則及“當事人舉證原則”。 眾所周知，除了開創(chuàng)性發(fā)明，絕大多數(shù)發(fā)明創(chuàng)造都是對現(xiàn)有技術的組合或改進。而作為改進發(fā)明，所采用的技術特征絕大多數(shù)也都是現(xiàn)有技術中業(yè)已存在的，根據(jù)審查指南的規(guī)定，判斷一項發(fā)明或者實用新型是否具有創(chuàng)造性，除了要看所采用的技術特征是否被現(xiàn)有技術公開之外，還要看現(xiàn)有技術是否給出了在某一產(chǎn)品中“采用該技術方案來解決某一技術問題”的相應教導。 請求人舉不出任何證據(jù)證明在本專利申請日前有本專利這種“定位防脫結(jié)構”在刀具上的應用，而合議組主動列舉 “門鎖以及彈簧刀”也缺乏說服力，因為，現(xiàn)有技術中的門鎖和彈簧刀有成百上千種，其結(jié)構也成百上千種，合議組這種籠統(tǒng)的引用證據(jù)既缺乏公證性又缺乏嚴肅性。 “天下第一刀”名分之訴現(xiàn)在還在法院的審理中，關于創(chuàng)造性的判斷問題，可謂仁者見仁，智者見智，筆者的觀點也不一定正確，但有一點是肯定的，那就是，創(chuàng)造性的判斷不是隨意的，是有一定的判斷標準的，筆者相信，“天下第一刀”名分之訴總會有一個公證的結(jié)果的。